84
Глава 3. Взыскание компенсации за нарушение исключительного
права юридических лиц
3.1 Условия взыскания компенсации за нарушение
исключительного права
До недавнего времени позиция Верховного Суда Российской
Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по
вопросу выплаты компенсации за нарушение исключительного права была
следующей: «Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта
нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер
понесенных убытков. Размер подлежащей взысканию компенсации должен
быть судом обоснован»
1
. До внесения поправок в ГК, как отмечает Л.
Новоселова
2
, практика в отношении возмещения компенсации была
неоднозначной. Вышестоящие суды в большинстве случаев придерживались
позиции, согласно которой факт правонарушения доказывался истцом, но
при договорных отношениях компенсация не взыскивалась.
Как отмечалось ранее, компенсация взыскивалась за нарушение прав на
определенные виды результатов интеллектуальной деятельности, а именно:
объекты авторских прав, программы ЭВМ и базы данных, товарные знаки.
Рассмотрим подробнее условия взыскания компенсации за нарушение
исключительного права.
1. Компенсация взыскивается при нарушении исключительного права
ответчиком;
2. Истцом доказан факт правонарушения;
3. Взыскание компенсации возможно вместо возмещения убытков;
1
Постановление Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная
правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2
Новоселова Л. О механизме компенсации за нарушение исключительных прав / Л.
Новоселова // Хозяйство и право. - 2017. - № 3 (482). - С. 10.
85
4. Размер компенсации заявляется истцом, однако конечный размер,
подлежащий выплате, будет определен судом и может быть снижен ниже
пределов, установленных ГК РФ;
5. Компенсация взыскивается за каждый случай неправомерного
использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации, если одним действием нарушены права на несколько
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации;
6. Вина правонарушителя.
Компенсация или убытки? Право на решение этой так называемой
«задачи» законодатель оставил за правообладателем. В юридической
доктрине такую «альтернативу» трактуют по-разному, соответственно и
подходы судов были разные. Стоит отметить, что процессуальном
законодательстве отражен ответ на вопрос о заявляемых требованиях: истец
вправе изменить предмет и основание иска на любой стадии судебного
разбирательства до вынесения решения по соответствующему делу. Таким
образом, если изначально правообладатель в качестве способа защиты
выбрал возмещение убытков, но передумал и решил взыскать компенсацию,
он вправе изменить предмет и основание иска.
В целом, проанализировав судебную практику по каждому из условий
взыскания компенсации за нарушение исключительного права можно прийти
к следующим выводам:
1. Позиция суда относительно доказанности истцом факта
правонарушения непреклонна: в случае, если истец не доказал данный факт,
то требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного
права не подлежит удовлетворению;
2. Правообладатель на свое усмотрение выбирает способ защиты
нарушенных прав: убытки или компенсация. Однако, если требование о
возмещении убытков можно заменить на требование о взыскании
компенсации, то обратную замену произвести нельзя. Также современная
правоприменительная практика показывает, что суды отходят от тесной
86
взаимосвязи размера понесенных убытков и заявленного истцом размера
компенсации;
3. Размер компенсации истец обязан указать в исковом заявлении
исходя из своего усмотрения. Но правообладатель должен быть готов к тому,
что при вынесении решения судья в любом случае воспользуется правом на
изменение размера компенсации на основании всех представленных
доказательств и обстоятельств дела ввиду принципа разумности и
справедливости, не давая правообладателю возможности злоупотреблять
своим правом;
4. В случае, если одним действием нарушены права на несколько
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,
размер компенсации будет определяться по каждому из незаконно
использованных объектов;
5. Ответчика могут обязать выплатить компенсацию за нарушение
исключительного права и без вины.
3.2 Способы и критерии определения размера компенсации за
нарушение исключительного права
Пункт 3 статьи 1252 ГК РФ закрепляет общие положения относительно
взыскания компенсации за нарушения исключительного права. Ответ на
вопрос какими способами правообладатель может рассчитать размер
компенсации, заявляя соответствующее требование, содержат специальные
нормы части четвертой ГК РФ.
В случае нарушения исключительных прав на произведение (статья
1301 ГК РФ), а также объекты смежных прав (статья 1311 ГК РФ)
правообладатель вправе рассчитать размер компенсации следующими
способами:
1. Указать сумму от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда исходя из характера правонарушения;
87
2. Указать двукратный размер стоимости контрафактных экземпляров;
3. Указать двукратный размер стоимости права на использование
объекта авторских или смежных прав, определяемой из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование
такого объекта тем способом, который использовал нарушитель.
В отношении средств индивидуализации (статьи 1515, 1537 ГК РФ),
правообладатель может рассчитать размер компенсации только двумя
способами:
1. Указать сумму от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда исходя из характера правонарушения;
2. Указать двукратный размер стоимости контрафактных товаров
В случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную
модель или промышленный образец (статья 1406.1 ГК РФ) правообладатель
может рассчитать размер компенсации двумя способами:
1. Указать сумму от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда исходя из характера правонарушения;
2. Указать двукратный размер стоимости права на использование
изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взымается за
правомерное использование таких объектов тем способом, который
использовал нарушитель.
Казалось бы, что сложного в определении размера компенсации?
Нормы на первый взгляд просты и понятны: либо правообладатель
устанавливает твердую денежную сумму в размере от 10 тысяч рублей до 5
миллионов, либо считает количество незаконно проданных контрафактных
товаров и экземпляров, либо узнает стоимость права на использование того
или иного объекта тем способом, которым использовал объект нарушитель.
Самая главная сложность в том, что законодателем четко не
сформулированы критерии, которыми будет руководствоваться суд,
удовлетворяя требования правообладателя. Отсутствие в законодательстве
88
таких критериев привело к огромному разнообразию судебной практики.
Начнем с анализа критериев, из которых исходили суды при
определении размера компенсации в твердой денежной сумме (от 10 тысяч
рублей до 5 миллионов рублей).
Одной из причин законодательного закрепления такого способа расчета
неустойки, на мой взгляд, является трудность (или вовсе невозможность)
определения стоимости объекта. Но даже если и возможно будет установить
такую стоимость, как тогда доказывать объем использования, если
правообладателю не всегда удается узнать о всех нарушениях своих
исключительных прав? Упрощение в обосновании и отсутствие
необходимости доказывания – вот одни из основных причин отражения
такого способа расчета законодателем.
Точкой отправления стало совместное Постановление Пленума
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
26.03.2009 № 5/29. В нем суды привели критерии, которыми должны
руководствоваться нижестоящие суды. Так, судам при определении размера
взыскиваемой компенсации предложено исходить из следующих критериев:
«характер допущенного нарушения, срок незаконного использования
результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя,
наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права
данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя», а также
принимать решение «исходя из принципов разумности и справедливости, а
также соразмерности компенсации последствиям нарушения».
Анализируя судебные решения по спорам о нарушении авторских и
смежных прав, суды используют вышеуказанные формулировки очень часто.
Так, например, если наличие ранее совершенных лицом нарушений
исключительного права данного правообладателя не установлено и не
доказано, а стоимость контрафактного товара не достигала 100 рублей, суды
снижали размер компенсации до минимального предела, то есть до 10 тысяч
89
рублей
1
.
Вероятные убытки учитывались арбитражными судами до 2013 года.
Так, Арбитражный суд города Москвы прямо указал на то, что
недоказанность вероятных убытков правообладателем является одним из
важных критериев при определении размера компенсации
2
. Интересно то,
что на сегодняшний день суды стараются не обращать внимание на
вероятные убытки и на понесенные истцом убытки ввиду ненадобности их
доказывания при заявлении требования о взыскании компенсации за
нарушение исключительного права. Однако, позиция Конституционного
Суда РФ в Постановлении № 28-П вновь возвращает практику к анализу
понесенных и вероятных убытков.
Суды считают своей задачей при удовлетворении требования о
взыскании компенсации за нарушение исключительного права восстановить
имущественное положение правообладателя. На это указал Высший
Арбитражный Суд РФ в Постановлении от 20.11.12 № 8953/12: «это
означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в
котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности
использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации
следует учитывать возможность привлечения к ответственности
правообладателем всех известных нарушителей его права».
На сегодняшний день арбитражным судам не совсем ясно, как именно
применять данное положение при расчете компенсации, ведь на одной чаше
весов правообладатель, который может злоупотреблять своим правом или же
наоборот может находится в неблагоприятном имущественном положении
из-за случившего правонарушения, а на другой предприниматель, который
может быть добросовестным и предпринять все меры для того, чтобы не
1
Решение Арбитражного суда Самарской области от 11.12.2017 по делу № А55-7463/2017
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
2
Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.03.2011 по делу № А40-1783/2011
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
90
нарушать ничьи исключительные права, а может наоборот быть в сговоре с
правообладателем.
Интересную позицию высказал в своем постановлении Суд по
интеллектуальным правам, указывая в качестве критерия определения
размера компенсации не только количество нарушений, но то
обстоятельство, что при незаконном публичном исполнении фонограмм
нарушаются права как исполнителей, так и авторов
1
и по собственному
усмотрению увеличил размер компенсации.
Говоря о характере допущенного правонарушения, до недавнего
времени суд довольно редко исходил в частности из анализа того, какое
количество контрафактной продукции было реализовано.
Истцом заявлена компенсация в размере 130 тысяч рублей за
реализацию MP3 диска с двенадцатью объектами авторских прав. Истцом
были представлены доказательства, подтверждающие факт совершения
правонарушения, а именно видеозапись продажи такого товара. Тот факт, что
диск стоил 130 рублей, суд не смутил, и, говоря о принципах разумности,
справедливости и соразмерности, суд удовлетворил требования истца в
полном объеме
2
.
Налицо явная несоразмерность и несправедливость. К тому же судом
не была проверена добросовестность ответчика. Дело могло принять иной
исход, если бы суд истребовал доказательства относительно приобретения
данных дисков ответчиком. И снова суд и закон на стороне правообладателя,
который мог запросто злоупотребить своим правом.
Такая практика сложилась практически в каждом регионе. Согласно
статистике Суда по интеллектуальным правам, только за 2019 год в суд было
подано 2 000 исковых заявлений и 1 500 апелляционных жалоб по спорам о
1
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2018 № С01-9/2018 по делу
№ А79-13/2017 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2
Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 31.12.2018 по делу № А43-
17014/2018 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
91
защите авторских и смежных прав. Показатели весьма внушительные и с
каждым годом они растут. А теперь давайте представим, что даже если 1%
исковых заявлений подает один правообладатель к разным нарушителям его
исключительных прав, сколько денежных средств он сможет взыскать за
каждый факт правонарушения?
На огромное количество апелляционных и кассационных жалоб по
аналогичным делам от предпринимателей, которые несли огромные убытки,
выплачивая компенсации правообладателям, а также запросы арбитражных
судов вышестоящие суды не могли не отреагировать. И вот 13 декабря 2016
года вышло Постановление Конституционного Суда РФ № 28-П, которое
внесло некую ясность относительно взыскания компенсации.
Инициатором обращения в Конституционный Суд РФ стал
Арбитражный суд Алтайского края в производстве которого находились дела
о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на
произведение и объект смежных прав: ООО «Квадро-Паблишинг» требовало
с индивидуального предпринимателя за продажу контрафактного диска с
песнями 859 тысяч рублей при стоимости диска 75 рублей, а ЗАО
«Аэроплан» заявило требование о взыскании с девяти индивидуальных
предпринимателей компенсации в размере 60 тысяч рублей за незаконное
использование товарных знаков. В связи с неопределенностью о том,
соответствуют ли положения статей 1301, 1311 и 1515 ГК РФ Конституции
РФ судья М. А. Кулик обратился в Конституционный суд РФ.
И вот к каким выводам пришел Конституционный Суд РФ:
Во-первых, Конституционный Суд РФ расширил круг обстоятельств,
которые необходимо учитывать при определении размера компенсации:
материальное положение нарушителя; требования разумности,
соразмерности и справедливости; наличие злоупотребления правом со
стороны истца; личность нарушителя; существо и характер нарушения;
принцип равенства; обеспечение баланса частного и публичного интересов;
добросовестность нарушителя; экономическое положение правообладателя и
92
нарушителя.
Во-вторых, Суд указывает на специфику объектов интеллектуальной
собственности и о том, что отслеживать абсолютно все нарушения
невозможно.
В-третьих, Суд признал, что «вводя штрафную по своей природе
ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации» законодатель преследовал цель
общей превенции от правонарушений в сфере исключительных прав и
освобождения правообладателя от доказывания причиненных ему убытков,
которые подтвердить практически невозможно.
В-четвертых, Суд указывает на применимость начал публично-
правовой ответственности к регулированию гражданско-правовой
ответственности.
И самый главный вывод, на мой взгляд, состоит в том, что суды могут
выходить за минимальные пределы размера компенсации, установленные в
специальных нормах ГК РФ, в случае, если даже минимальный размер
компенсации приведет «к явной несоразмерности, налагаемой на ответчика
имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю». Такое
снижение размера компенсации, по мнению Конституционного Суда РФ, не
подрывает доверия граждан к закону и суду, а даже наоборот, усилит его.
Отклики такой позиции высшего суда уже нашли отражение в
решениях арбитражных судов. Так, например, активно использовать
формулировки и позицию Конституционного Суда РФ начал Арбитражный
суд Алтайского края. Помимо критериев, указанных в пункте 43.2
Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009,
Арбитражный суд Алтайского края начал принимать во внимание
следующие критерии и обстоятельства:
1. незначительный объем и стоимость контрафактного товара, т.е.
однократность продажи контрафактного товара, например, продажа товара со
93
стоимостью в размере от 75 до 980 рублей
1
;
2. незаконное использование объектов интеллектуальной
собственности не является существенной частью предпринимательской
деятельности так как ответчик осуществляет продажу различных товаров
2
;
3. характер поведения правонарушителя после продажи
контрафактного товара – ответчик прекратил продажу контрафактного
товара
3
;
4. тяжелое материальное положение и личность нарушителя -
индивидуальный предприниматель является пенсионером или инвалидом;
наличие малолетних и несовершеннолетних детей; наличие двоих детей,
один из которых инвалид и учится на первом курсе университета, а второй
несовершеннолетний; размер дохода от предпринимательской деятельности,
согласно налоговым декларациям
4
;
5. правообладатель не понес значительных убытков вследствие
неправомерных действий правонарушителя;
6. отсутствие значительных убытков у правообладателя может
косвенно подтверждается датой закупки контрафактного товара и датой
подачи искового заявления в суд.
Казалось бы, Конституционный Суд РФ ответил на вопрос,
интересовавший все арбитражные суды России, но не все так просто. Теперь
перед судами встал следующий вопрос: можно ли по аналогии снижать
размер компенсации и юридическим лицам? Ответ однозначен – нет:
«применение подобной санкции к нарушителю – юридическому лицу не
1
Решение Арбитражного суда Алтайского края от 17.01.2017 г. по делу № А03-8089/2016
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
2
Решение Арбитражного суда Алтайского края от 23.01.2017 г. по делу № А03-8624/2016
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
3
Решение Арбитражного суда Алтайского края от 21.01.2017 г. по делу № А03-
22253/2016 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
4
Решение Арбитражного суда Алтайского края от 24.03.2017 г. по делу № А03-
22126/2016 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.