64
государств - членов ЕС в отношении товарных знаков"
1
правообладатель не
вправе запрещать третьим лицам использовать товарный знак для
индивидуализации или отсылки к товарам/услугам правообладателя
указанного товарного знака, в частности, если это необходимо для
маркирования назначения товара в качестве комплектующей или запасной
части. Такое использование является допустимым лишь тогда, когда оно
соответствует добросовестной практике в промышленной и коммерческой
сфере.
Так, в деле Gillette v. LA-Laboratories
2
Суд ЕС признал правомерным
использование ответчиком товарного знака Gillette на упаковке продаваемых
им лезвий бритвы как указателя на товары, к которым могут применяться
данные лезвия. Как отметил Суд ЕС, третье лицо может использовать чужой
товарный знак в тех случаях, когда это необходимо для предоставления
потребителям полной информации о продукте. При этом не должно
создаваться впечатления, что указанное лицо коммерчески связано с
правообладателем: товарный знак не должен дискредитироваться.
Суды США не признают нарушением использование ответчиком
товарного знака для описания продукта истца (правообладателя), а не
собственного продукта при наличии ряда условий:
- товар (услуга) не может быть определен без использования чужого
товарного знака;
- должна использоваться только та часть товарного знака, которая
необходима для определения продукта или услуги;
- пользователь обозначения не должен делать ничего, что могло бы
заставить потребителей думать, что правообладатель поддерживает его
товары (услуги).
1
Richtlinie 2015/2436 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten uber die Marken. URL: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436
2
Case C-228/03, Gillette Co. v. LA-Laboratories Ltd Oy [2005] ECR I-2337.
65
В деле Tiffany v. eBay
1
суд отказался признать нарушением
исключительного права использование компанией eBay товарного знака
Tiffany в рекламе, которая описывала подлинные товары Tiffany,
продаваемые на платформе eBay. Как указал суд, компания eBay была
вынуждена использовать обозначение Tiffany для того, чтобы
идентифицировать продаваемые на интернет-платформе ювелирные изделия.
В российском праве полноценной доктрины добросовестного
номинативного использования также до сих пор не сложилось, однако можно
найти решения, в которых суды руководствовались в целом похожей
логикой. Так, интерес представляет спор между ООО "Продюсерский центр
"Пропаганда" и ООО "Корстон-Серпухов". Истец является продюсером
музыкального коллектива "Пропаганда" и правообладателем товарного знака
"Пропаганда" (N 508852), зарегистрированного в отношении услуг 41-го
класса МКТУ для регистрации знаков: клубы-кафе ночные; мюзик-холлы;
организация досуга; организация и проведение концертов; организация и
проведение музыкальных развлекательных мероприятий.
Обществу "ПЦ "Пропаганда" стало известно о том, что общество
"Корстон-Серпухов" осуществляет рекламу выступления певицы Ворониной
В.В. в помещении кафе "THE MOST". В рекламе указано, что Воронина
является бывшей солисткой группы "Пропаганда". Истец посчитал, что тем
самым были нарушены его исключительные права на товарный знак. Между
тем суды отказали в удовлетворении требования. Они констатировали, что
такое указание является ссылкой на реальные творческие достижения
данного исполнителя и не может быть признано незаконным использованием
товарного знака истца
2
.
Объектные границы исключительных прав определяют характеристики
и (необходимые) признаки предполагаемых объектов нарушения - объектов,
в которых воплотились результаты интеллектуальной деятельности.
1
Tiffany Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010).
2
Постановление СИП РФ от 26.05.2017 по делу N А41-50022/2015.
66
Границы исключительного права на товарный знак заданы
совокупностью однородных (с теми, в отношении которых зарегистрирован
товарный знак) товаров (работ, услуг) при производстве, реализации или
рекламе которых используется тождественное или сходное до степени
смешения с товарным знаком обозначение. Сходные обозначения,
зарегистрированные в отношении разнородных товаров, способны
осуществлять индивидуализирующую функцию соответствующих объектов.
Потребители не будут "смешивать" подобные товары.
Объектные границы являются достаточно подвижными. Они могут
значительно расширяться в зависимости от степени известности и наличия
связанной с ней репутации. Как прямо закреплено в п. 3 ст. 1508 ГК РФ,
правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на
товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан
общеизвестным. Это связано с увеличением функций общеизвестных
товарных знаков: они не просто индивидуализируют конкретные товары, но
и символизируют гудвилл, бренд - имидж, представляющий ценность сам по
себе, в отрыве от конкретных товаров.
Вероятность смешения зависит не только от степени сходства
обозначений для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от
иных факторов. Так, при столкновении заявки на регистрацию товарного
знака с правами на ранее зарегистрированные товарные знаки на практике
учитываются такие обстоятельства, как:
- используется ли старший товарный знак правообладателем в
отношении конкретных товаров;
- длительность и объем использования старшего товарного знака
правообладателем
1
;
- степень известности, узнаваемости старшего товарного знака, в том
1
Определение ВС РФ от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, Определение ВС РФ от 05.12.2017
N 300-КГ17-12021, Определение ВС РФ от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023.
67
числе, если товарный знак не зарегистрирован в качестве общеизвестного
1
;
- степень внимательности потребителей (зависящей, в том числе, от
категории товаров и их цены)
2
;
- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных
общим со спорным обозначением элементом.
Нельзя не заметить, что обозначенные "дополнительные"
обстоятельства касаются главным образом характера и интенсивности
использования товарного знака правообладателем.
Это подтверждает функциональную обусловленность границ
исключительного права на товарный знак. Границы расширяются по мере
усиления различительной способности товарного знака, формирования
вокруг него бренда (имиджа), возникновения функции символизации
гудвилла.
Весьма показателен пример с товарным знаком "Лошадиная сила".
Правообладатель данного товарного знака (ООО "Зелдис") дважды
обращался в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать
недействительным решение Роспатента об отказе в аннулировании
регистрации товарного знака "Лошадиная доза", зарегистрированного другим
лицом в отношении однородных товаров.
В первом случае СИП РФ отказал в удовлетворении требования
заявителя
3
. Он исходил из того, что товарные знаки "Лошадиная сила" и
"Лошадиная доза" не являются сходными до степени смешения. Дополнение
слова "Лошадиная" элементами "сила" и "доза" существенно изменяет
первоначальное семантическое значение. Обозначения "Лошадиная доза" и
"Лошадиная сила" являются устойчивыми словосочетаниями.
Между тем во втором деле
4
СИП РФ признал данные обозначения
сходными до степени смешения и удовлетворил требование заявителя. Суд
1
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06.
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 3691/06.
3
Решение СИП РФ от 19.06.2017 по делу N СИП-69/2017.
4
Решение СИП РФ от 11.07.2018 по делу N СИП-137/2018.
68
учел, что за прошедший между данными двумя делами год товарный знак
"Лошадиная сила" был признан общеизвестным. Обозначение приобрело
высокую различительную способность. В таком случае маркируемая
"младшим" товарным знаком продукция может восприниматься российскими
потребителями как произведенная правообладателем "старшего". Кроме того,
суд учел то обстоятельство, что заявителю принадлежит серия товарных
знаков.
Таким образом, следует констатировать, что господство
правообладателя над обозначением, зарегистрированным в качестве
товарного знака, весьма ограничено.
Степень такого господства варьируется в зависимости от различных
факторов, основным из которых является известность, репутация товарного
знака.
2.3 Исключительные права юридического лица на место
происхождения товара
Исключительное право на наименование места происхождения товара
может возникнуть только в случае действующей в Российской Федерации
правовой охраны наименования места происхождения товара, которая
возникает в силу его государственной регистрации в установленном законом
порядке. Иными словами, прежде чем кому-либо будет предоставлено
исключительное право на наименование места происхождения товара,
самому наименованию места происхождения товара должна быть
предоставлена правовая охрана, оно должно быть государством
зарегистрировано при условии соблюдения всех требований закона к
наименованию места происхождения товара, установленных ст. 1516 ГК РФ.
Лишь тогда, когда обозначению будет предоставлена правовая охрана в
качестве наименования места происхождения товара, появляется основание
для испрашивания предоставления исключительного права конкретному
69
лицу на такое наименование места происхождения товара. Само государство
не инициирует предоставление правовой охраны наименованию места
происхождения товара, соответствующие процедуры начинаются только
вследствие обращения в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности заинтересованного лица. В связи с этим
первоначально исключительное право на наименование места
происхождения товара предоставляется "лицам, зарегистрировавшим
наименование места происхождения товара" (п. 2 ст. 1518 ГК РФ).
Наименование места происхождения товара может быть
зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо юридическими
лицами (п. 1 ст. 1518 ГК РФ). В последующем исключительное право
использования наименования места происхождения товара в отношении того
же наименования может быть предоставлено и другим субъектам. Условно
таких субъектов можно назвать "вторичными" правообладателями.
В России допускается государственная регистрация в качестве
наименования места происхождения товара наименования географического
объекта, который находится в иностранном государстве. В качестве условия
государственной регистрации закон указывает на охрану такого
наименования места происхождения товара в стране происхождения товара
(п. 2 ст. 1517 ГК РФ). Кроме того, в России обладателем исключительного
права на "иностранное" наименование места происхождения товара может
быть только лицо, право которого на использование такого наименования
охраняется в стране происхождения товара.
Условием предоставления исключительного права является не
"нахождение" российского заявителя в указанном географическом объекте, а
условие производства им товара в границах того же географического
объекта.
В отличие от требования к физическому лицу - субъекту права на
товарный знак - об осуществлении им предпринимательской деятельности в
отношении субъекта права на наименование места происхождения товара
70
при регламентации вопроса предоставления правовой охраны Кодекс
прямого требования об осуществлении предпринимательской деятельности
не содержит.
Вместе с тем в ст. 1536 ГК РФ, относящейся к прекращению правовой
охраны наименования места происхождения товара, в качестве одного из
оснований прекращения действия свидетельства об исключительном праве
на наименование места происхождения товара указана "ликвидация
юридического лица или прекращение предпринимательской деятельности
индивидуального предпринимателя - обладателей свидетельства". В
доктрине высказывается мнение, что осуществлять исключительное право на
наименование места происхождения товара, т.е. использовать это
наименование в хозяйственном обороте, тоже может лишь тот, кто
производит соответствующий товар
1
. Представляется, что такое мнение
должно быть поддержано, а в закон должно быть внесено необходимое
уточнение относительно субъекта права на наименование места
происхождения товара.
Немаловажным представляется и разъяснение Пленума Верховного
Суда РФ в Постановлении от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по
делам о наследовании" - "принадлежащее индивидуальному
предпринимателю исключительное право на наименование места
происхождения товара (п. 1 ст. 1519 ГК РФ) переходит по наследству только
в случаях, если наследником является юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель".
Содержание. Особенности
Исключительное право на наименование места происхождения товара
представляет собой исключительное право использования наименования
места происхождения товара в качестве средства индивидуализации любым
не противоречащим закону способом.
1
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой
(постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. С. 735.
71
Дискуссия. Некоторые авторы считают, что право пользования
наименованием места происхождения товара "не может являться по своей
природе исключительным, поскольку: не относится к разряду абсолютных,
характер которых предполагает наличие единственного обладателя и
противостоящего ему неопределенного круга лиц, обязанных воздержаться
от действий, составляющих содержание его права. В абсолютном
правоотношении право управомоченного субъекта может быть нарушено
любым лицом, т.е. и другим обладателем свидетельства; требование о
прекращении использования наименования места происхождения товара
может заявить не только обладатель свидетельства, но и государственный
орган или общественная организация"
1
.
С указанным мнением не соглашается О.Ю. Шилохвост, указывая на
то, что, признавая исключительное право на наименование места
происхождения товара, "законодатель исходит из того, что множественность
субъектов исключительного права, даже не будучи характерной для
большинства результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, тем не менее вполне совместима с режимом
исключительного права. Достаточно упомянуть о коллективном знаке,
исключительный характер права на который никем не отрицается
2
.
По мнению А.Л. Маковского, "право на наименование места
происхождения товара, предусмотренное нормами части 4 ГК, может
первоначально возникнуть исключительно у лица, отвечающего требованиям
закона, предъявляемым к таким правообладателям. Из норм, содержащихся в
п. 1 ст. 1516, п. 2 ст. 1518, п. 4 ст. 1522, п. 2 ст. 1531, подп. 3 п. 2 ст. 1536 ГК,
и из сопоставления этих норм следует, что право на наименование места
происхождения товара может быть предоставлено только тому лицу -
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, которое
1
Городов О.А. Право промышленной собственности. С. 167
(http://www.studfiles.ru/preview/4366161).
2
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. М.: Статут, 2018. С.
685 (автор комментария - О.Ю. Шилохвост).
72
является производителем соответствующего товара в границах
географического объекта, обозначаемого этим наименованием"
1
.
Признанию исключительного права не препятствует и отсутствие
правомочия распоряжения им. Такое ограничение существует и
относительно коллективных знаков и фирменных наименований. По нашему
мнению, право на наименование места происхождения товара является
исключительным с отдельными установленными законом ограничениями.
Использование
Наименование места происхождения товара может использоваться
правообладателями любыми не запрещенными законом способами. Кодекс
указывает некоторые из них.
Основной способ использования - размещение охраняемого
наименования места происхождения товара на самих товарах, этикетках,
упаковках товаров. Имеются в виду товары, этикетки и упаковки, которые
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на
выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на
территории Российской Федерации. Товары, этикетки и упаковки могут
также храниться или перевозиться в целях введения в гражданский оборот, а
также ввозиться на территорию Российской Федерации.
В качестве способа использования наименования места происхождения
товара может рассматриваться его использование в разного вида рекламе -
уличной, транспортной, телевизионной, в каталогах и т.д.
Правообладатель может использовать наименование места
происхождения товара и в документации, сопровождающей введение товара
в хозяйственный оборот, - в счетах, бланках, прайс-листах, таможенных
декларациях, товарных накладных и т.д.
Наименование места происхождения товара может использоваться в
сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах
1
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой
(постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. С. 735.
73
адресации (отметим, что такой способ использования появился в законе
недавно).
Исключительное право на наименование места происхождения товара
носит, как было отмечено выше, ограниченный характер, поскольку законом
не допускается распоряжение им, в том числе путем его отчуждения или
предоставления другому лицу права использования им.
Помимо прав у правообладателя исключительного права на
наименование места происхождения товара имеются и обязанности. Среди
них - обязанность уведомления федерального органа исполнительной власти
по интеллектуальной собственности обо всех изменениях, относящихся к
государственной регистрации наименования места происхождения товара и
предоставлению исключительного права на это наименование. В
соответствии с установлением Кодекса к таким изменениям прежде всего
относятся изменения наименования или имени правообладателя. Кроме того,
изменения могут касаться особых свойств товара или границ
географического объекта. Такие изменения должны подтверждаться
заключением уполномоченного органа и не должны являться существенно
иными по сравнению с теми, которые были внесены в Государственный
реестр при регистрации наименования места происхождения товара, иными
словами, изменения не должны оказывать существенного влияния на особые
свойства товара (п. 2 ст. 1532 ГК РФ).
Заключение уполномоченного органа может быть приложено по
инициативе правообладателя. Если правообладатель такое заключение не
представит, то федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности сам должен запросить в уполномоченном
органе такое заключение или содержащиеся в нем сведения
1
.
1
Соответствующий порядок установлен п. 22 Административного регламента
предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных
знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской
Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также
в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на