74
содержание договора. Так, при залоге исключительных прав на объекты
патентного права (изобретения, полезные модели и промышленные образцы)
важной особенностью является указание в договоре на обязательство
поддержания патента (уплата патентной пошлины) патентообладателем-
залогодателем. Такое обязательство по соглашению сторон может быть
возложено и на залогодержателя. Кроме прочего, если залогодатель не
исполняет обязательство по поддержанию патента в силе, это может служить
основанием для расторжения договора и досрочного возврата средств
залогодателем.
Следующим существенным условием договора залога является оценка
результата интеллектуальной деятельности. Трудно бывает оценить еще не
изданное произведение: какую коммерческую ценность оно может иметь?
Трудности с оценкой также могут возникнуть в отношении секретов
производства (ноу-хау). Для залогодержателя необходимо бывает раскрыть
содержание ноу-хау. Но если для одного секрета производства достаточно не
раскрывать всю составляющую, для другого, чтобы понять его
действительную ценность, необходимо узнать все его особенности в деталях.
Многие авторы объясняют неразвитость залоговых отношений
исключительных прав в России из-за неразвитости оценочной деятельности
результатов интеллектуальной деятельности. Оценка интеллектуальной
собственности, как показывает практика, не всегда эффективна из-за слабой
организации и нехватки специалистов в этой области.
Оценка стоимости результата интеллектуальной деятельности повлияет
на размер средств, предоставляемых в результате залога, который также
является существенным условием договора. Необходимо заложить в
договоре тот риск, который может быть связан со стоимостью
интеллектуального продукта. Чаще это связано с определенной долей риска
при определении суммы залога.
Срок договора залога будет зависеть от срока действия
исключительных прав на обеспеченное залогом имущество. Сроки охраны
75
произведений установить несложно. Но реальные сроки охраны на
изобретения и полезные модели могут быть гораздо меньше их сроков
охраны. Например, в связи с инновационными процессами и с появлением на
рынке более современных устройств сроки охраны патентами могут быть
меньше, чем десять, а иногда и пять лет. Поэтому срок в договоре залога
исключительных прав будет также существенным и важным, особенно для
залогодержателя.
Объем закладываемых исключительных прав также является
существенным условием договора. Например, все права в полном объеме,
или часть прав, или только право на лицензионные отчисления, которые
правообладатель получает по заключенному лицензионному договору.
При заключении договора залога исключительных прав значимыми для
сторон, как и в договоре залога имущества, являются порядок и срок
погашения кредита.
Место нахождения предмета залога в договоре залога исключительных
прав должно быть согласовано сторонами (если это, например, картина,
скульптура, селекционное достижение - такие объекты интеллектуальной
собственности, которые связаны с материальным носителем), чтобы
избежать конфликтов после заключения договора.
Для признания договора залога исключительных прав заключенным
нужен такой минимум условий, который необходим для отдельных
результатов интеллектуальной деятельности. И этот минимум будет зависеть,
прежде всего, от самого заложенного имущества, так как предметом такого
залога являются исключительные и все-таки имущественные права на
нематериальные объекты. При этом важным для договора залога может быть
и сам материальный носитель, в котором воплощен творческий результат - в
каком состоянии, допустим, картина художника, скульптура, в каких
условиях содержались до заключения договора штаммы микроорганизмов.
Владелец результата интеллектуальной деятельности имеет
правомочие запрещать другим лицам использовать данный объект, а
76
залогодержатели такими правами не наделены, что нашло свое отражение в
п. 4 ст. 358.18 ГК РФ. По общему правилу по договору залога
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации залогодатель в течение срока действия этого
договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой результат
интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и
распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое
средство.
В соответствии с п. 2 ст. 1250 ГК РФ способы защиты
интеллектуальных прав могут применяться по требованию
правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной
основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. Можно
предположить, что иными лицами являются залогодержатели (кредиторы).
Поэтому в договоре залога необходимо указывать на право залогодержателя
предъявлять нарушения заложенного исключительного права или на
обязанность залогодателя использовать соответствующие требования. Если
залогодателем не будет исполняться такое условие, то договор может быть
расторгнут, а полученная залоговая сумма будет возвращена.
Важным критерием при залоге исключительного права на товарный
знак является его непрерывное использование, так как в силу ст. 1486 ГК РФ,
если товарный знак не используется в течение трех лет, возникает
возможность прекращения его правовой охраны.
При заключении договора о залоге исключительного права сторонам
необходимо учесть, что правообладатель изобретения, полезной модели или
промышленного образца может досрочно своим заявлением прекратить
охрану изобретения (ст. 1399 ГК РФ), также досрочно можно прекратить
охрану товарного знака (пп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК РФ). В связи с этим в договоре
о залоге исключительных прав необходимо установить запрет на такие
действия залогодателя.
77
В соответствии с п. 3 ст. 339 ГК РФ договор залога должен быть
заключен в простой письменной форме, если законом или соглашением
сторон не установлена нотариальная форма. Пункт 2 ст. 358.18 ГК РФ
закрепил, что государственная регистрация залога исключительных прав
осуществляется в соответствии с правилами части четвертой ГК РФ.
Залог исключительного права на объекты, подлежащие
государственной регистрации, должен быть в надлежащем порядке
зарегистрирован. Государственная регистрация залога этого права, а также
государственная регистрация предоставления права использования такого
результата или такого средства по договору осуществляются посредством
государственной регистрации соответствующего договора (п. 3 ст. 1232 ГК
РФ).
В соответствии с п. 7 ст. 1232 ГК РФ договор залога исключительного
права подлежит регистрации в том случае, если государственная регистрация
результата интеллектуальной деятельности может быть осуществлена по
желанию правообладателя, например, таких объектов, как программы ЭВМ,
базы данных и топологии интегральных микросхем. Если эти объекты не
будут зарегистрированы, то и договор залога прав на них регистрировать не
надо. Так, п. 7 ст. 1452 ГК РФ говорит о регистрации договора залога
исключительного права на топологию интегральной микросхемы при
зарегистрированной топологии. Однако нормы ст. 1262 ГК РФ в отношении
программы ЭВМ и базы данных не содержат такого условия. Но чтобы на
практике не возникало спорных ситуаций при составлении договора в
отношении залога исключительных прав на программу для ЭВМ, можно
рекомендовать поступать по аналогии, как с топологией интегральной
микросхемы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 339 Кодекса существенными
условиями договора о залоге исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
являются:
78
- предмет залога;
- оценка предмета залога;
- существо залога;
- размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом;
- указание на лицо, у кого находится заложенное право.
Вместе с тем исполнителю, осуществляющему проверку соответствия
договора условиям регистрации, следует проверять наличие в договоре
следующих положений:
- сведения о сторонах договора, в том числе правообладателе, и
предмете залога;
- возможность последующего залога права на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
- срок действия договора о залоге;
- возможность залогодателя использовать и/или распоряжаться
результатом интеллектуальной деятельности или средством
индивидуализации;
- указание на лицо, у кого находится заложенное право.
Особое внимание при проверке документов, представленных для
государственной регистрации договора о залоге исключительного права,
обращается на соблюдение условий, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3, 4
и 10 пункта 7.10 Регламента.
Предмет договора о залоге исключительного права определяется путем
указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, исключительное право на которые передается в залог, со
ссылкой в соответствующих случаях на номер документа, удостоверяющего
исключительное право на такой результат или на такое средство (патент,
свидетельство).
В соответствии со статьями 1369, 1490 Кодекса в Роспатенте
регистрируются договоры о залоге исключительного права на изобретения,
79
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки (знаки
обслуживания).
При проверке договора на соответствие условиям регистрации
целесообразно обращать внимание на то, осуществляется ли залог с
передачей или без передачи заложенного исключительного права
залогодержателю. Несмотря на то, что указание на лицо, у кого находится
заложенное право, является существенным условием договора, отсутствие
его в тексте договора не влечет признания его незаключенным, поскольку в
статье 338 Кодекса имеется правило, позволяющее определить это условие
при отсутствии его в тексте договора о залоге.
В случае если в договоре не предусмотрено, что исключительное право
передается залогодержателю, в соответствии с пунктом 1 статьи 338 Кодекса
исключительное право остается у залогодержателя.
Следует также учитывать следующее. Несмотря на то, что размер и
существо исполнения основного обязательства должны быть указаны в
договоре о залоге (пункт 1 статьи 339 Кодекса), не указание данных условий
в тексте договора, представленного для государственной регистрации, не
является основанием для отказа такому договору в регистрации, поскольку
данные положения могут быть согласованы сторонами в других
соглашениях, не представляемых в Роспатент в связи с
конфиденциальностью. Наличие таких условий непосредственно в тексте
договора о залоге согласно пункту 7.10 Регламента не является необходимым
условием для его регистрации Роспатентом.
3.2. Форма и регистрация договора о залоге исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности
Гражданское законодательство определяет основания возникновения и
порядок осуществления прав на результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав),
а также регулирует договорные и иные обязательства (п. 1 ст. 2 ГК РФ).
80
Создание результатов интеллектуальной деятельности может
происходить как в рамках правовых форм (например, при исполнении
гражданско-правовых договоров или в пределах установленных для
работника трудовых обязанностей), так и вне правовой формы (инициативная
деятельность граждан по созданию результатов творческого труда).
Договорные механизмы по созданию результатов интеллектуальной
деятельности сопряжены с решением вопроса о распределении
интеллектуальных прав на такие результаты между субъектами,
участвующими в данных договорных отношениях, а также иными лицами.
Таким образом, в рамках договорных конструкций по созданию результатов
интеллектуальной деятельности оформляются отношения по приобретению
исключительных прав на соответствующие объекты.
В целом договорные обязательства в сфере интеллектуальных прав
могут быть разделены на две группы: обязательства по созданию объектов
интеллектуальных прав и обязательства по использованию существующих
охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации. В настоящей главе рассматривается первая из указанных
групп договоров.
Создание результатов интеллектуальной деятельности может
происходить:
1) по договору авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ);
2) по договору заказа на создание результата интеллектуальной
деятельности (ст. 1296 ГК РФ);
3) при выполнении договора подряда либо договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ (ст. 1297 ГК РФ)
4) по государственному или муниципальному контракту (например, для
произведений науки, литературы и искусства, ст. 1298 ГК РФ)
В юридической литературе традиционно приводится соответствующая
классификация договоров, направленных на создание результатов
81
интеллектуальной деятельности: в первую группу включаются так
называемые договоры заказа, по которым исполнитель обязуется создать
соответствующий результат творческой деятельности по заданию заказчика
(в данной группе рассматриваются авторы авторского заказа, договоры
заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности); во вторую
группу отнесены государственные (муниципальные) контракты; в третьей
группе рассматриваются отношения по созданию результатов
интеллектуальной деятельности по иным договорам (договорам подряда, а
также договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ)
1. По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по
заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором
произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе
или в иной форме (п. 1 ст. 1288 ГК РФ)
Материальный носитель произведения передается заказчику в
собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача
заказчику во временное пользование.
Договором авторского заказа признается только такой договор,
субъектами которого выступают именно автор (только гражданин,
творческим трудом которого создан результат интеллектуальной
деятельности) и заказчик. Таким образом, договор авторского заказа по
механизму, закрепленному в ст. 1288 ГК РФ, не может быть заключен с
иными лицами, кроме как с автором.
Договор авторского заказа является консенсуальным, возмездным или
безвозмездным (действует презумпция возмездности), двусторонним или
односторонним (в случае, если он является безвозмездным).
Предметом данного договора являются действия автора по созданию
обусловленного договором произведения науки, литературы или искусства и
отчуждению исключительного права либо предоставлению права
использования такого произведения заказчику. Данные результаты
82
интеллектуальной деятельности могут быть созданы только автором
(физическим лицом).
Предмет договора должен быть максимально детализирован (например,
конкретное произведение, определенной темы, жанра). В судебной практике
отмечается, что простого указания в договоре авторского заказа на то, что
произведение, права на использование которого передаются заказчику, будет
вторым произведением, созданным автором, и будет соответствовать
определенному жанру без указания иных параметров, характеристик
будущего произведения, например, сюжета, названия или без предоставления
творческой заявки, плана, недостаточно. Таким образом, в судебной практике
подобные договоры были признаны незаключенными, поскольку стороны не
достигли соглашения о предмете договора.
1
Еще одним существенным условием договора авторского заказа
является условие о сроке, поскольку в силу закона произведение, создание
которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано
заказчику в срок, установленный договором. Договор, который не
предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не
считается заключенным (п. 1 ст. 1289 ГК РФ).
Важное значение в договоре авторского заказа имеет условие о цене,
поскольку по общему правилу договор авторского заказа является
возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное (абз. 3 п. 1 ст.
1288 ГК РФ). Презумпция возмездности договора авторского заказа в том
числе означает, что если стороны не согласовали размер вознаграждения
автора, то цена договора может определяться исходя из общих правил п. 3 ст.
424 ГК РФ ("цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается
за аналогичные товары, работы или услуги").
В договоре авторского заказа может быть предусмотрено условие об
авансе (п. 2 ст. 1290 ГК РФ).
1
Постановление Президиума ВАС РФ от 27 июня 2006 г. N 2039/06 по делу N А56-10018/2005;
Постановление ФАС ВВО от 26 декабря 2005 г. по делу N А17-295/1-2005 // СПС "КонсультантПлюс".
83
Требования к форме договора авторского заказа определяются исходя
из правил п. п. 3 и 4 ст. 1288 ГК РФ, в зависимости от того, предусматривает
ли данный договор отчуждение исключительного права или предоставление
права использования результата интеллектуальной деятельности заказчику -
по нормам п. 2 ст. 1234 и п. 2 ст. 1235 ГК РФ соответственно. Договор об
отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и ее
несоблюдение влечет недействительность договора. Лицензионный договор
заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное, и ее
несоблюдение влечет недействительность договора.
К отношениям из договора авторского заказа применим ряд
специальных правил. В качестве одного из таких правил можно отметить
положения о дополнительном льготном сроке, продолжительностью 1/4
части срока, установленного для исполнения договора (если соглашением
сторон не предусмотрен более длительный льготный срок), который
предоставляется автору при необходимости и при наличии уважительных
причин для завершения создания произведения (п. 2 ст. 1289 ГК РФ).
1
Для
сложных объектов данное правило применяется, если иное не установлено
договором.
По договору авторского заказа автор обязан лично выполнить работу.
Привлечение иных лиц возможно, но замена автора может быть
осуществлена с согласия заказчика.
У заказчика по договору возникают исключительные права на
произведение, таким образом, он может распоряжаться такими правами
способами, предусмотренными положениями ст. 1270 ГК РФ.
Заказчик также вправе отказаться от договора авторского заказа
непосредственно по окончании срока, установленного договором для его
исполнения, если договор к этому времени не исполнен, а из его условий
1
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2014 г. N С01-639/2014 по делу N А40-
138710/2013; Постановления ФАС СЗО от 17 января 2014 г. по делу N А56-6889/2013; ФАС МО от 8 ноября
2010 г. по делу N А40-17167/10-15-115; от 8 февраля 2010 г. по делу N А40-50281/09-15-84 // СПС
"КонсультантПлюс".