64
использования этого результата интеллектуальной деятельности, а также
обстоятельства, приведенные в ст. 1236 ГК.
Еще одной эффективной сферой реализации залога исключительного
права на базу данных, по нашему мнению, в скором времени станет залог
права извлечения из базы данных необходимых материалов с возможностью
их использования залогодержателем. Ценность информации, заложенной в
базе данных, зачастую настолько высока, что возможность ее фактического
использования либо ознакомление с ней может служить весомой
обеспечительной мерой. Однако следует иметь в виду, что подобный залог в
силу п. 5 ст. 346 ГК возможен в случаях, прямо предусмотренных договором.
Эффективным видом залога интеллектуальной собственности,
вероятно, станет залог обязательственных прав, получивший правовое
выражение в вводимой ст. 358.1 ГК. Применение данного способа
обеспечения исполнения обязательств целесообразно в случае, когда
разработчик базы данных, имеющий на нее авторские права, и ее
изготовитель, обладающий смежным правом, являются разными лицами.
Разработчик, не имеющий возможности оплатить разработку и изготовление
базы данных, может заложить свои права на нее в пользу изготовителя в
качестве гарантии исполнения своих обязательств по разработке. С учетом
того, что предметом залога может быть право, которое возникнет в будущем
из существующего или будущего обязательства, велика вероятность
использования данного залога среди начинающих производителей баз
данных.
В заключение следует обратить внимание на то, что при залоге
исключительного права на базу данных необходимо проводить
государственную регистрацию подобного залога. Эта норма не вполне
отвечает потребностям современного гражданского оборота, так как многие
разработчики ввиду высокой стоимости и длительных сроков
государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности не
проводят ее, оставляя разрабатываемые ими продукты без охраны авторским
65
правом. Однако новелла законодательства относительно возможности залога
права, возникающего в будущем, вероятно, будет способствовать
преодолению этой тенденции, так как инвестор, вкладывающий деньги в
разработку новой базы, будет заинтересован в проведении государственной
регистрации вновь созданного продукта, а значит, будет готов оплатить
расходы, связанные с ней.
66
Глава 3. Практические вопросы правового регулирования
залога исключительных прав
3.1. Правовая характеристика договора о залоге исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности
Обращение исключительных прав на охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации товаров, работ, услуг подчиняется общим правилам
гражданского оборота, однако их специфика весьма существенна. Эта
специфика предопределена прежде всего нематериальной природой
результатов интеллектуальной деятельности.
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, любым не противоречащим закону и существу
такого исключительного права способом (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Наиболее
распространенной, но далеко не единственной правовой формой,
опосредствующей оборот исключительного права, является договор. Помимо
этого, переход исключительного права возможен (ст. 1241 ГК РФ) в рамках:
- наследственного правопреемства (наследование по закону,
завещанию, завещательный отказ, завещательное возложение);
1
- реорганизации юридического лица;
- обращения взыскания на имущество (например, при
несостоятельности (банкротстве) правообладателя, на основании договора
залога и др.).
Относительно отдельных видов оснований перехода прав на
результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
в правоприменительной практике нет единства при отнесении их к
договорным или бездоговорным. Примером является внесение прав на
1
Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под
ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016 (статья О.А. Рузаковой - "Вопросы наследования
интеллектуальных прав").
67
результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
в уставный капитал юридического лица. Для устранения разногласий в
Постановлении Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009
г. было указано, что в случае внесения исключительного права в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал, помимо указания на это в
учредительном договоре, необходимо заключение отдельного договора об
отчуждении исключительного права или лицензионного договора,
отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В
случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК РФ, переход или предоставление
права подлежат государственной регистрации.
1
Относительно места договоров о распоряжении исключительным
правом в науке существуют разные точки зрения. Многие специалисты не
выделяют такие договоры в отдельный класс (вид, подвид), при этом либо
относя их к уже сложившимся традиционным классификациям, например к
договорам о передаче имущества, договорам о выполнении работ, либо
рассматривая лишь отдельные разновидности таких договоров, не
акцентируя внимание на их месте в системе гражданско-правовых договоров.
Другие авторы выделяют договоры о создании результатов
интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами
в особый класс договоров наряду с классами договоров о передаче
имущества в собственность или пользование, о выполнении работ и оказании
услуг, что обусловлено особыми системными признаками данных договоров,
а также специальным правовым регулированием, выраженным в нормах
части четвертой Гражданского кодекса РФ. Безусловно, данные договоры
являются гражданско-правовыми, в связи с чем на них распространяются
общие положения о договорах, обязательствах и сделках.
Класс договоров о создании результатов интеллектуальной
деятельности и распоряжении исключительными правами, в свою очередь,
1
Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими:
Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. С. 95
68
представляет определенную систему, которая включает в себя виды и
подвиды договоров, построенных по определенным критериям.
Основным критерием классификации видится деление всех договоров
рассматриваемого класса по направленности (цели договора). Цель каждого
из данных договоров состоит в использовании прав на результаты
интеллектуальной и приравненной к ней деятельности. Аналогичную цель
преследуют и договоры о создании результата интеллектуальной
деятельности, поскольку создание самого объекта и его передача не имеют
практического значения без передачи прав.
При этом договоры рассматриваемого класса можно разделить на:
1) договоры об отчуждении исключительных прав, которые включают
в себя договоры об отчуждении исключительных прав на произведения
науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, объекты
смежных прав, объекты патентных прав, на средства индивидуализации
(товарный знак, коммерческое обозначение), на селекционные достижения,
топологии интегральных микросхем, секретов производства;
2) лицензионные договоры, которые включают лицензии на
предоставление права использования произведения науки, литературы и
искусства, объектов смежных прав, патентного права, товарных знаков,
коммерческих обозначений, топологий интегральных микросхем,
селекционных достижений;
3) договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности
(договоры заказа), включая договоры авторского заказа, договоры заказа на
создание объектов смежных прав, договоры заказа на разработку топологий
интегральных микросхем, селекционных достижений, ноу-хау, в том числе
обладающее признаками патентоспособности. Результаты интеллектуальной
деятельности могут быть созданы также на основе договоров на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, предусмотренных гл. 38 ГК РФ, которая в большей степени
регулирует порядок осуществления названных работ.
69
Названные выше договоры представляют собой договоры о создании
результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении
исключительными правами. Условия об отчуждении исключительного права
и о предоставлении права использования охраняемых объектов могут
входить в предмет договоров, объектом которых могут выступать любые
виды имущества, в частности:
- договор залога исключительного права;
- договор доверительного управления исключительными правами;
- договор простого товарищества;
- брачный договор;
- сделки с предприятиями и др.
Классификация договоров о создании результатов интеллектуальной
деятельности и распоряжении исключительными правами может быть
произведена по различным признакам:
- объектам, права на которые используются на основании договоров (в
ст. 1225 ГК РФ представлена классификация объектов интеллектуальных
прав);
- объему передаваемых прав (передача всех оборотоспособных
имущественных прав на объект как единого целого - договор об отчуждении
исключительного права и предоставление отдельных видов прав -
лицензионный договор);
- субъектному составу (договоры с участием автора результата
интеллектуальной деятельности как слабой стороны договора, договоры с
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, от имени которых выступают уполномоченные
лица);
- сфере применения (предпринимательские, например, договор
коммерческой концессии, и иные);
- обязательности заключения (добровольные и принудительные,
например, принудительные патентные лицензии);
70
- характеру встречного предоставления (возмездные и безвозмездные);
- характеру оферты (например, открытые лицензии);
- форме договора - договоры, заключаемые в устной форме, путем
конклюдентных действий, в письменной форме;
- основные и направленные на обеспечение исполнения обязательства
(залог исключительных прав и иные);
- порядку заключения договоров (упрощенный порядок заключения
свободных лицензий и др.);
- по количеству участников (договоры со множественностью лиц,
например, договоры о совладении исключительным правом), и др.
Одной из форм вовлечения в хозяйственный оборот исключительных
прав является заключение договора залога. Залог прав, в том числе
исключительных, является сравнительно новой категорией российского
залогового права, порождающей немало вопросов как теоретического, так и
практического свойства.
1
Согласно п. 1 ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному
залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога)
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит
заложенное имущество (залогодателя).
К основаниям возникновения залога в силу ст. 334.1 ГК РФ относятся:
- договор, заключенный между залогодателем и залогодержателем;
- наступление указанных в законе обстоятельств (залог на основании
закона).
В России залог как способ обеспечения исполнения обязательства
появился значительно позже по сравнению с другими странами романо-
германской системы права. Так, по мнению К.П. Победоносцева, до XVIII в.
1
Зайцев В.В. Актуальные проблемы повышения эффективности гражданско-правового регулирования
отношений по обеспечению договорных обязательств: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 28;
Калятин В.О. Залог исключительных прав // Патенты и лицензии. 2001. N 6. С. 49.
71
"главным средством для удовлетворения взысканий было обращение их не на
имущество должника, а на личность его"
Заключение договора залога исключительных прав является для
многих современных компаний одной из обеспечительных мер при
кредитовании. Залог исключительных прав возможен и при залоге
предприятия как имущественного комплекса, когда в состав имущественного
комплекса входят права на результаты интеллектуальной деятельности.
Согласно п. 1 ст. 336 Гражданского кодекса Российской Федерации
предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и
имущественные права, за исключением имущества, на которое не
допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с
личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении
вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых
другому лицу запрещена законом.
Залог отдельных видов имущества может быть ограничен или
запрещен законом.
Таким образом, в залог могут быть переданы лишь те исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности, которые можно
передать.
Согласно введенной в ст. 358.18 ГК РФ исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают
их отчуждение.
В абз. 4 п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 и
Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского
72
кодекса Российской Федерации"
1
также дано разъяснение о том, что
имущественные права на интеллектуальные объекты могут быть предметом
залога только при условии, что возможно их отчуждение от правообладателя.
Личные неимущественные права при этом не будут предметом договора
залога (абз. 2 п. 2 ст. 1228 ГК РФ), так как непосредственно связаны с
личностью правообладателя.
Не может стать предметом залога право следования в авторском праве,
являющееся по своему содержанию имущественным правом, так как в силу
специфики является неотчуждаемым (ст. 1293 ГК РФ).
Фирменное наименование, наименование места происхождения
товаров, коммерческое обозначение также не могут быть предметом залога в
силу своей неотчуждаемости. Однако исключительное право на
коммерческое обозначение в соответствии с п. 4 ст. 1539 ГК РФ может быть
заложено в составе предприятия как имущественного комплекса.
В то же время при залоге отдельных результатов интеллектуальной
собственности возможны определенные проблемы. Так, например, при
залоге исключительных прав на секрет производства (ноу-хау) может
возникнуть вопрос о сохранении и неразглашении тайны сведений,
составляющих ноу-хау в случае обращения на него взыскания и реализации.
Предметом залога могут быть исключительные права на следующие
результаты интеллектуальной собственности: произведения литературы,
науки и искусства, изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы
ЭВМ и базы данных, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки,
коммерческие обозначения, входящие в имущественный комплекс
предприятия.
В соответствии с пунктом 1 статьи 334 Кодекса в силу залога кредитор
по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых
вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации"//СПС Консультант Плюс
73
случае неисполнения должником этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно
перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество
(залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
Предметом залога согласно статье 336 Кодекса может быть всякое
имущество, в том числе и исключительное право на результаты
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Стороны договора о залоге именуются залогодатель и залогодержатель.
По договору о залоге исключительного права залогодатель является лицом,
предоставившим исключительное право в залог. В качестве залогодателя
рассматривается лицо, которому принадлежит заложенное исключительное
право на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, из стоимости которого кредитор вправе получить
удовлетворение в случае неисполнения должником обязательства,
обеспеченного залогом. Залогодержатель является лицом, принявшим
исключительное право в залог. Сторонами договора о залоге могут быть как
физические, так и юридические лица.
Договор о залоге исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,
подлежащие государственной регистрации в Роспатенте, подлежит
государственной регистрации в Роспатенте и действует с момента
государственной регистрации.
При проверке договоров о залоге исключительного права на
результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
рекомендуется учитывать следующее.
При заключении договора о залоге исключительных прав необходимо
предусмотреть все существенные условия. В силу положений п. 1 ст. 339 ГК
РФ одним из существенных условий является условие о предмете. Описывая
предмет в договоре залога, необходимо четко обозначить, какой именно
объект будет являться залогом. От этого будет зависеть и остальное