83
Хотя суд и создан как специализированный в системе арбитражных
судов, он рассматривает споры не только с участием юридических лиц и
предпринимателей, но и с участием физических лиц (авторов,
изобретателей), которые предпринимателями не являются.
Суд также является инстанцией, которая призвана обеспечить единство
практики применения законодательства о защите интеллектуальной
собственности арбитражными судами всей России. Принятые арбитражными
судами на местах решения о взыскании компенсации или убытков за
нарушение исключительных прав, о применении административной
ответственности за такие нарушения, об исполнении лицензионных
договоров могут быть пересмотрены в Суде по интеллектуальным правам, а
не в кассационных судах территориальных округов.
Приведу недавний интересный пример из практики суда в отношении
фирменных наименований
1
.
Общество обратилось в суд с целью защитить свое фирменное
наименование. Истец потребовал в том числе обязать ответчика прекратить
использовать данное наименование путем внесения изменений в свои
учредительные документы.
Суд по интеллектуальным правам счел требования необоснованными и
указал, что в данном случае ответчик - фирма с аналогичными
наименованием и деятельностью - был создан по инициативе самого истца.
Оба юрлица возглавляет один и тот же руководитель.
Эти обстоятельства в совокупности подтверждают, что со стороны
истца имеет место злоупотребление правом. Предъявляя требования, истец,
по инициативе и при непосредственном участии которого был создан
ответчик, действовал с намерением причинить вред последнему, что
противоречит принципу добросовестного осуществления гражданских прав.
1
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 апреля 2015 г. по делу N А07-
8834/2014 // СПС "КонсультантПлюс".
84
Кроме того, такой способ защиты исключительных прав на средства
индивидуализации, как обязание внести изменения в учредительные
документы ответчика (исключив из фирменного наименования спорное
обозначение), является ненадлежащим, поскольку ГК РФ не ограничивает
субъекта в выборе способа защиты нарушенного права. Граждане и юрлица в
силу ГК РФ вправе осуществить данный выбор по своему усмотрению.
При этом избранный лицом способ защиты должен соответствовать
содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и в конечном
итоге привести к восстановлению такого права.
Между тем, исходя из ГК РФ, с иском о понуждении к изменению
фирменного наименования может обратиться только орган, которой
проводит госрегистрацию юрлиц, и лишь в случае, если такое обозначение не
соответствует установленным требованиям.
Суд по интеллектуальным правам, в отличие от других судов, является
судом специализированным и способен в силу своего особого положения
обеспечить формирование единообразной практики применения
законодательства в сфере интеллектуальной собственности на всей
территории страны.
В формировании позиций значительную роль играет научно-
консультативный Совет при СИП.
Совет - это совещательный орган, основной задачей которого является
выработка научно обоснованных разъяснений и заключений по вопросам
применения международных договоров, законов и иных нормативных
правовых актов для целей формирования единообразной судебной практики,
а также разработка предложений по совершенствованию законодательства в
сфере защиты интеллектуальных прав.
За 2014 год Совет провел 5 заседаний, взгляд членов Совета был
сфокусирован на самых проблемных вопросах, возникающих при
разрешении споров в сфере защиты прав на интеллектуальную
собственность. Все они нуждаются в определении рекомендаций и
85
выработке возможных правовых подходов. В их числе оказались следующие
споры.
1. Между администраторами доменных имен и обладателями
исключительных прав на товарные знаки или иные средства
индивидуализации.
2. О праве преждепользования.
Кроме того, члены Совета высказали варианты решения следующих
актуальных вопросов.
1. О компенсации как способе защиты исключительных прав.
2. О взыскании компенсаций за незаконное использование объектов
интеллектуальных прав.
3. О возможности заключения мирового соглашения между сторонами
спора после вынесения судебного решения о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием до
внесения Роспатентом соответствующих изменений в реестр.
Доменным спорам было посвящено заседание рабочей группы Совета
23 января 2014 года. При разрешении споров, где есть конфликт между
доменным именем и средством индивидуализации, в частности товарным
знаком, возникает ряд вопросов, влияющих на результат рассмотрения дела.
Один из них: каково соотношение понятий "недобросовестная конкуренция"
и "злоупотребление правом"?
Необходимость разграничивать эти понятия возникает в силу того, что
заявления о нарушении законодательства о конкуренции в связи с
регистрацией и использованием доменных имен рассматривает ФАС России.
Перед судами возникает вопрос: как квалифицировать действия участников
правоотношений - как недобросовестное использование доменного имени
или как недобросовестную конкуренцию?
Существуют две различные категории. Первая - это
недобросовестность. Для квалификации действий как недобросовестных
можно руководствоваться положениями Единообразной политики по
86
разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной интернет-
корпорацией по присвоению названий и номеров (далее - UDRP), поскольку
UDRP содержит критерии освобождения от ответственности лица,
зарегистрировавшего доменное имя. Вторая категория - недобросовестная
конкуренция, имеющая другую природу. Поэтому по спорам, предметом
которых не являются конкурентные отношения, нет оснований для
применения положений ст. 10.bis Парижской конвенции по охране
промышленной собственности 1883 года. Вместе с тем такие споры могут
быть рассмотрены с использованием категории злоупотребления правом на
основании ст. 10 ГК РФ.
Основным критерием при определении, нарушается ли
антиконкурентное законодательство, является наличие (или отсутствие)
конкурентного рыночного взаимодействия. Практика сводится к тому, что
если этого взаимодействия нет, то и действия не квалифицируются как
недобросовестная конкуренция. Но в доменных спорах это правило не может
работать.
В модельных рекомендациях ВОИС по недобросовестной конкуренции
отмечается, что в конфликтной ситуации, когда стороны не являются
конкурентами на одном товарном рынке, их действия признаются
недобросовестной конкуренцией. Кроме того, лицо, регистрируя доменное
имя, воспроизводящее известное фирменное наименование или известный
товарный знак, приобретает конкурентное преимущество перед всеми
остальными участниками рынка, осуществляющими свою деятельность
именно в этой области. Такая позиция, например, сформирована
Президиумом ВАС РФ по делу Vacheron Constantin.
Другой вопрос, который возникает при рассмотрении доменных
споров, - соотношение понятий регистрации доменного имени и его
использования. Входит ли в понятие "использование" регистрация?
Нарушаются ли права уже одной только регистрацией доменного имени? На
Совете прозвучало два мнения.
87
Первое заключается в том, что приобретение исключительного права
вообще и особенно в области промышленной собственности, в которой
исключительное право возникает на основании регистрации, представляет
собой действие, которое само по себе прав третьих лиц не нарушает. В
законе содержание исключительного права определяется как использование
объекта интеллектуальной собственности. Таким образом, регистрация
спорного доменного имени не может влечь смешения товаров и услуг
согласно ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной
собственности 1883 года. В практике арбитражных судов такая ситуация
оценивается в качестве действия, создающего угрозу нарушения права.
Второе мнение заключается в том, что регистрация доменного имени
может быть актом недобросовестной конкуренции сама по себе: обладатель
исключительного права может прийти в суд и заявить, что у него есть
товарный знак, но в связи с регистрацией доменного имени он лишен права
использовать его в сети Интернет. Следовательно, независимо от
субъектного состава сама по себе регистрация доменного имени может быть
нарушением ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной
собственности 1883 года.
Что же касается статуса доменного имени, то судебная практика по
делам, связанным с запретом использования в доменном имени товарного
знака, в принципе сформирована, устоялся круг обстоятельств, подлежащих
доказыванию. Есть товарный знак, обладающий исключительным правом,
которое в силу закона принадлежит истцу, и есть доменное имя:
законодатель построил свою позицию так, что лицо, обладающее
исключительным правом, всегда будет обладать приоритетом перед
владельцем доменного имени.
На заседании Совета 4 апреля 2014 года обсуждались вопросы споров
о праве преждепользования. Первый вопрос, вынесенный на обсуждение,
касался того, сохраняет ли преждепользователь право на дальнейшее
88
безвозмездное использование тождественного решения без расширения
объема такого использования (как указано в п. 1 ст. 1361 ГК РФ).
В судебно-арбитражной практике возникает, соответственно, вопрос о
содержании объема использования тождественного патенту решения:
является ли указанная категория количественной или качественной? Каково
содержание качественной категории объема использования тождественного
решения?
Говоря об объеме преждепользования в отношении качественного или
количественного объема использования тождественного решения, нельзя не
согласиться с И. Зениным (доктором юридических наук, профессором,
заслуженным профессором юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, членом Международной ассоциации содействия прогрессу
преподавания и исследований в области интеллектуальной собственности
(ATRIP), который считает, что видятся ограничения в качественной
плоскости.
В то же время, по его мнению, если право преждепользования
признано за преждепользователем в судебном порядке, то ограничений по
осуществлению такового быть не должно. Объем прав патентообладателя
определяется формулой, которая может быть как однозвенной, так и
многозвенной. Понятие "без ограничения объема использования" связано
именно с определенным пунктом формулы. Профессор уточнил, что,
придерживаясь качественной категории объема использования, он
подразумевает соответствующую формулу, которая фиксирует объем прав
изобретателя и, соответственно, преждепользователя и устанавливает
пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании
тождественного решения.
Помимо проблемы количественных ограничений, в праве
преждепользования есть еще одна проблема допустимых форм и способов
использования. Члены Совета пришли к выводу, что преждепользование
допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской
89
деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала
патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии
запатентованного продукта), то не может стать его производителем, и
наоборот. В противном случае допускается ничем не обоснованная
конкуренция с патентообладателем.
У членов Совета по различным вопросам были бурные дискуссии,
противоположные взгляды на научную основу, которая является
фундаментом при формировании алгоритма для судебного разрешения
споров. Но все они сошлись во мнении, что цель института
преждепользования - установить баланс между двумя добросовестными
лицами. Необходимо, с одной стороны, сохранить стабильность патента, а с
другой - защитить разумные ожидания и инвестиции того лица, которое
изобрело тождественное решение. При этом, по его мнению, необходимо
предоставлять ограниченную защиту тому, кто изобрел и использовал объект
позднее, а в приоритете должен быть патентообладатель.
В Екатеринбурге 23 мая 2014 года состоялось заседание Совета,
посвященное проблемам применения положений ч. 4 ГК РФ в судебно-
арбитражной практике, в частности компенсации как способу защиты
исключительных прав.
Большое внимание было уделено порядку исчисления и взыскания
компенсации за нарушения исключительных прав, а также за нарушения
авторских прав, смежных прав, прав на товарные знаки.
Компенсация как специфический способ защиты исключительных
прав, предусмотренный для правообладателя, применяется взамен убытков.
При применении норм о компенсации часто возникают вопросы о расчете
причитающейся суммы: в каких случаях и какой вариант исчисления должен
быть применен?
Было отмечено, что в практике уже были прецеденты, когда
обсуждались вопросы о размещении на экземплярах товара нескольких
товарных знаков. Президиум ВАС высказывался, что размещение каждого
90
товарного знака является самостоятельным нарушением и, следовательно, по
каждому такому факту надо самостоятельно начислять компенсацию.
А как быть в подобной ситуации, если, к примеру, на экземпляре
товара размещено несколько персонажей одного произведения и такие
персонажи в качестве товарного знака не зарегистрированы, а являются
просто изображением, частью мультфильма правообладателя?
В судебной практике были попытки взыскать компенсацию за каждого
используемого персонажа в отдельности (медведя, зайца, волка) в
мультфильме "Маша и Медведь". Должна ли компенсация исчисляться по
каждому персонажу в отдельности, нанесенному на экземпляр товара, либо
нужно считать, что в этой ситуации произошел один единый случай
нарушения прав?
В процессе обсуждения прозвучали два противоположных ответа на
этот вопрос. Один основывался на том, что право на конкретный персонаж
существует. Другой же - на том, что авторское право защищает только
форму. Персонаж в литературном произведении - это только его описание.
Например, Чебурашка - это абстрактное существо, и нужно придерживаться
формального пути. То есть воспринимать персонаж литературного
произведения так: герой мультфильма Маша - это просто четыре буквы.
Позволим себе с этим не согласиться, ведь персонаж - это не просто
описание и буквы, это совокупность образов, идей в произведении.
Позиция же СИП такова: когда речь идет об использовании
нескольких персонажей произведения на одной единице товара, суд должен
исходить из того, что это единое нарушение. Речь идет о нарушении права на
произведение, в этом случае компенсация должна рассчитываться исходя из
того обстоятельства, что это одно нарушение.
Очень распространены споры, связанные с неправомерным
исполнением музыкальных произведений, и в качестве искового требования
предъявляется компенсация по каждому исполнителю в отдельности.
Позиция СИП заключается в том, что количество авторов, соавторов,
91
исполнителей не имеет значения. Произведение - единое, соответственно,
нарушение - единое, то есть компенсация взыскивается за один факт
нарушения. Участники заседания в конце концов утвердили позицию СИП
по данному вопросу.
Стоит отметить, что в зарубежном законодательстве вопрос взыскания
компенсации по подобным делам также не решен однозначно, однако общая
закономерность прослеживается - если используется одно произведение, то
стоит рассматривать факт одного нарушения.
Исходя из анализа практики рассмотрения Судом по
интеллектуальным правам дел о защите прав на интеллектуальную
собственность, можно сделать несколько основных выводов.
Во-первых, судебная практика помогает добиться баланса интересов
правообладателей и пользователей прав, а также интересов общества и
государства.
Во-вторых, обладатели прав должны подготовить доказательства с
учетом всех технических нюансов для успешной судебной защиты.
В-третьих, необходимо системное исследование верховенства
принципов права, особенно принципов справедливости и соразмерности.
В-четвертых, в пределах норм права суды осуществляют
индивидуальное судебное регулирование защиты интеллектуальных прав.
3.2 Проблемы ответственности за нарушение авторских прав.
Вопрос о защите авторских прав отчасти был решен посредством
создания в системе арбитражных судов суда по интеллектуальным правам,
что будет способствовать более эффективному, профессиональному и
справедливому правосудию, в том числе в сфере охраны авторских и
смежных прав.
Однако проблемы и спорные вопросы еще остаются. По нашему
мнению, следует уделить особое внимание вопросам ответственности за
92
нарушение авторских прав. Это обусловлено, как уже отмечалось,
интенсивным ростом новых способов быстрого и легкого тиражирования и
копирования объектов интеллектуальной собственности, простотой их
размещения в сети Интернет, в том числе без согласия правообладателя
По мнению широкого круга исследователей и практиков, уровень
нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности в России
достаточно высок. Большое распространение получили правонарушения,
связанные с незаконным производством и распространением контрафактной
аудио- и видеопродукции, компьютерных программ
1
. Значительную роль в
незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности играет
Интернет.
Безусловно, одним из ключевых вопросов в сфере интеллектуальной
собственности является проблема гражданско-правовой ответственности за
нарушение интеллектуальных прав, так как именно через призму
ответственности оценивается значение интеллектуальной собственности для
действующего регулирования, а также риски, связанные с использованием
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
С теоретической и практической точек зрения, необходимо
разграничивать меры защиты и меры ответственности в гражданском праве.
Надлежащее разделение данных категорий актуально и в сфере правового
регулирования интеллектуальной собственности.
Понятие "меры ответственности за нарушение исключительных прав"
получило свое отражение в п. 3 ст. 1250 ГК РФ: "Предусмотренные
настоящим Кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных
прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не
установлено настоящим Кодексом". При этом в соответствии с п. 5 ст. 1250
Гражданского кодекса отсутствие вины нарушителя не освобождает его от
обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не
1
Данилина И.В. Информационные отношения в сети Интернет по поводу объектов
авторских прав // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. N 4. С. 22