44
Глава 2. Гражданско-правовое регулирование исключительных прав
юридических лиц
2.1. Право на фирменное наименование и товарный знак
По смыслу статьи 1474 ГК РФ, фирменное наименование служит
средством индивидуализации юридического лица, под которым оно выступает
в гражданском обороте. Основная функция фирменного наименования –
индивидуализировать (выделять) из всех участников гражданского оборота
конкретное юридическое лицо, и, как следствие, формировать у третьих лиц
устойчивую ассоциацию с ним.
Согласно статье 1475 ГК РФ, исключительное право на фирменное
наименование возникает со дня государственной регистрации юридического
лица и действует до момента исключения данного наименования из единого
государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением
юридического лица или в связи с изменением наименования
1
.
Содержание исключительного права на фирменное наименование
сводится к возможности правообладателя (юридического лица) использовать
свое наименование в качестве средства индивидуализации любым не
противоречащим закону способом, в том числе, путем его указания на
вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на
товарах или их упаковках, в сети Интернет (пункт 1 статьи 1474 ГК РФ)
2
.
Исключительное право на фирменное наименование носит абсолютный
характер, что означает, что третьи лица не вправе использовать тождественные
или сходные до степени смешения с ним обозначения. Однако только
использование тождественного или сходного до степени смешения обозначения
не является достаточным основанием для применения мер гражданско-
правовой ответственности.
В законе закреплен ряд условий, при одновременном соблюдении
которых, действия юридического лица, могут быть признаны нарушением
1
Определение ВС РФ от 24.01.2019 № 300-ЭС18-18507 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Щербак Н.В. Оборот исключительных смежных прав // Хозяйство и право. 2019. № 4 (507).
С. 87.
45
исключительного права на фирменное наименование.
Так, согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ, о нарушении
исключительного права можно говорить, если одновременно имеют место
следующие обстоятельства:
Фирменное наименование третьего лица полностью совпадает с
фирменным наименованием правообладателя или сходно с ним до степени
смешения;
Организации ведут аналогичную деятельность (в данном случае
принимаются во внимание коды ОКВЭД, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
Фирменное наименование компании-правообладателя должно быть
включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование третьего лица
1
.
В случае если хотя бы одно из обстоятельств отсутствует,
исключительное право на фирменное наименование нарушенным не считается:
«…сам по себе факт совпадения фирменных наименований, при осуществлении
истцами и ответчиком различных видов экономической деятельности, не может
являться основанием для полного запрета использовать ответчиком в
фирменном наименовании словосочетания»
2
.
В случае если все вышеперечисленные обстоятельства установлены,
правообладатель вправе предъявить к лицу, допустившему нарушение,
требование о запрете использования фирменного наименования в
определенных видах деятельности и/или требование о возмещении убытков (а
не взыскании компенсации!)
3
.
Заявляя требование о запрете использование фирменного наименования
правообладателю достаточно доказать только факт нарушения
4
. Запрет
1
Гульбин Ю.Т. Исключительное право на фирменное наименование и наименование
некоммерческой организации // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2018. — №
12. С. 51.
2
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2018 по делу №А75-11531/2017
// СПС «КонсультантПлюс».
3
Внуков Н.А., Матвеева Е.В., Абрамов С.А. О соотношении коммерческого обозначения и
фирменного наименования // Право и экономика. 2018. N 8. С. 37.
4
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2018 по делу №А40-
146738/2017, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2018 по
делу № А40-187312/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
46
использования фирменного наименования может быть реализован путем
прекращения использования спорного обозначения в отношении конкретных
видов деятельности или путем изменения наименования.
При этом правообладатель не вправе понудить другое юридическое лицо
изменить фирменное наименование. Как следует из пункта 5 статьи 1473 ГК
РФ, предъявить иск о понуждении к изменению фирменного наименования
вправе только регистрирующий орган. Как следует из постановления Суда по
интеллектуальным правам от 26.11.2018 по делу № А50-3269/2018
1
, «…такой
способ защиты исключительных прав на средства индивидуализации, как
обязание внести изменения в учредительные документы, исключив из
фирменного наименования спорное обозначение, с последующей
государственной регистрацией изменений, законом не предусмотрен».
Заявляя материальные требование о взыскании убытков правообладателю
следует руководствоваться общими положениями гражданского
законодательства, в частности, статьей 15 ГК РФ.
Согласно статье 15 ГК РФ, под убытками понимается реальный ущерб,
который компания-правообладатель понесла вследствие допущенного
нарушения, и упущенная выгода, под которой понимаются неполученные
доходы, которые в обычных условиях (в отсутствие нарушения) компания
могла получить.
При доказывании размера убытков необходимо доказать факт
возникновения убытков, причинно-следственную связь между допущенным
нарушением и убытками, а также размер убытков. Лицо, взыскивающее
упущенную выгоду, должно доказать, что возможность получения им доходов
существовала реально, т.е. документально подтвердить, что оно совершило
конкретные действия и сделало с этой целью приготовления, направленные на
извлечение доходов, которые не были получены в связи с допущенным
нарушением.
Анализ судебной практики по данной категории дел показывает, что
правообладателям не всегда удается подтвердить наличие причинно-
1
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2018 по делу № А50-3269/2018
// СПС «КонсультантПлюс».
47
следственной связи и взыскать убытки
1
.
В отличие от фирменного наименования коммерческое обозначение не
подлежит государственной регистрации и представляет собой известное на
определенной территории средство индивидуализации одного или нескольких
предприятий. Зачастую многие отождествляют фирменные наименования и
коммерческие обозначения, однако, это неверно, поскольку коммерческое
обозначение имеет иную правовую природу и отличительные признаки.
Коммерческое обозначение характеризуется следующей совокупностью
признаков:
- Отсутствует требование об обязательной регистрации;
- Обозначение должно быть известно в пределах конкретной территории;
- Обозначение должно использоваться правообладателем для
индивидуализации предприятия непрерывно.
- Обозначение может использоваться для индивидуализации одного или
нескольких предприятий;
- Обозначение не должно вводить в заблуждение потребителя
относительно принадлежность предприятия конкретному лицу.
Закон не определяет момент возникновения исключительного права на
коммерческое обозначение, при этом обозначение признается коммерческим и
охраняется в случае, если оно обладает различительными признаками, является
известным и используется правообладателем для индивидуализации
предприятия в пределах определенной территории. Не определен в законе и
момент прекращения действия исключительного права. Как следует из пункта 2
статьи 1540 ГК РФ, исключительное право на коммерческое обозначение
прекращается, если правообладатель не использует данное обозначение
непрерывно в течение года
2
. Полагаем, что такой срок неиспользования может
быть исчислен в любой период на протяжении действия исключительного
права с момента обнаружения такого неиспользования.
1
Определение Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 N 2594-О // СПС
«КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда РФ от 24.04.2018 N 995-О // СПС
«КонсультантПлюс»; Определение Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2018
года. Дело N А65-25309/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Определение Верховного Суда РФ от 16.08.2018 N 305-КГ18-11649 по делу N А40-
146628/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
48
По вопросу определения момента возникновения исключительного права
на коммерческое обозначение судебная практика выработала подход, согласно
которому исключительное право не может возникнуть ранее момента начала
фактического использования такого обозначения для индивидуализации
предприятия
1
. При доказывании возникновения и принадлежности
исключительного права момент начала использования обозначения является
существенным.
При рассмотрении вопроса о нарушении исключительного права на
коммерческое обозначение следует также руководствоваться принципом
«старшинства права». Однако учитывая специфику возникновения и действия
исключительного права на коммерческое обозначение, не каждое
использование тождественного или сходного до степени смешения может быть
признано нарушением. Нарушением может считаться использование
обозначения для индивидуализации предприятия, осуществляющего
аналогичную деятельность в пределах одной и той же территории
2
.
Для того чтобы привлечь нарушителя к гражданско-правовой
ответственности правообладателю необходимо доказать факт наличия
исключительного права на коммерческое обозначение и факт неправомерного
использования такого обозначения. Особое внимание следует обратить на то,
что из представленных правообладателем документов должно явно следовать:
какое обозначение используется; каким образом обозначение используется и в
отношении какого предприятия
3
.
Правообладатель вправе потребовать прекратить полностью или частично
использование спорного обозначения. При этом под частичным запретом
понимается либо запрет на использование обозначения на определенной
территории, либо в отношении производства (оказания) определенных товаров
1
Определение Верховного Суда РФ от 14.09.2018 N 304-ЭС18-13851 по делу N А46-
12761/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Определение Верховного Суда РФ от 08.10.2018 N 310-ЭС18-11359 по делу N А68-
3513/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
3
Определение Верховного Суда РФ от 08.11.2018 N 305-ЭС18-14311 по делу N А40-
148139/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
49
(услуг)
1
.
Как следует из пункта 3 статьи 1539 ГК РФ, за нарушение
исключительного права на коммерческое обозначение правообладатель также
вправе потребовать от лица, допустившего нарушения, взыскания причиненных
нарушением убытков
2
. В этой связи, можно сделать вывод о том, что для
защиты исключительного права на коммерческое обозначение при отсутствии
его обязательной регистрации необходимо задействовать больше материальных
доказательств, подтверждающих возникновение и действие исключительного
права.
Для ответа на вопрос что такое товарный знак и для чего он нужен, нам
необходимо обратиться к тексту ст. 1477 ГК РФ. Как гласит указанная статья,
товарный знак представляет собой обозначение, служащее для
индивидуализации товаров юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) и получившее правовую охрану. Иными словами,
использование товарного знака необходимо, если юридическое лицо хочет,
чтобы покупатель выделил его товар среди ему подобных.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при грамотном подходе
товарный знак может стать действенным оружием в конкурентной борьбе за
рынки сбыта товаров.
Перечень обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве
товарных знаков, можно найти в ст. 1482 ГК РФ:
- Словесные обозначения — слова, словосочетания и предложения на
русском, английском или другом языке;
- Изобразительные обозначения — реалистические или схематические
изображения любых предметов окружающего мира, орнаментов и т.д.;
- Объемные обозначения — трехмерные объекты, изображение какого-
либо объекта в трех измерениях;
- Комбинированные обозначения — комбинации различных
1
Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2018 N 302-ЭС18-16302 по делу N А19-
8200/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Определение Верховного Суда РФ от 24.10.2018 N 305-ЭС17-4117 по делу N А40-
47060/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
50
обозначений
1
.
Указанный в этой статье перечень не является исчерпывающим. То есть,
в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы и другие обозначения
— например, звуковые или световые
2
.
В соответствии с положениями ст. 1478 ГК РФ зарегистрировать
товарный знак (и, соответственно, стать обладателем исключительного права на
него) может только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
3
.
Следовательно, необходимо учитывать, что ликвидация юридического
лица или прекращение деятельности ИП в обязательном порядке влекут за
собой прекращение правовой охраны товарного знака.
Как указано в тексте ст. 1491 ГК РФ, срок действия исключительного
права на товарный знак составляет 10 лет с момента подачи заявки на
государственную регистрацию товарного знака в Роспатент
4
.
При необходимости этот срок может быть продлен еще на 10 лет — по
заявлению правообладателя, причем продление срока действия
исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз
5
.
Таким образом, на сегодняшний день действие исключительного права на
товарный знак в РФ никаким предельным сроком не ограничено.
Использование товарного знака в пределах одного субъекта Российской
Федерации не исключает возможности его признания в качестве
общеизвестного, если доказаны устойчивые ассоциативные связи в отношении
спорного обозначения и за пределами этого субъекта
6
.
После регистрации товарного знака в Роспатенте заявителю на руки
выдается свидетельство на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ). Этот документ
официально удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право
1
Карабанов А.Л., Доронина М.В. Товарный знак: как создать и защитить. М.: Редакция
«Российской газеты», 2018. Вып. 7. С. 49.
2
Постановление СИП от 29.01.2019 по делу № А09-1557/2018 // СПС «КонсультантПлюс».
3
Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2018 N 305-ЭС17-23746 по делу N А41-
72633/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
4
Долгополов П.С. Товарный знак // СПС КонсультантПлюс. 2019.
5
Определение Верховного Суда РФ от 10.04.2018 N 304-ЭС18-2825 по делу N А75-6649/2016
// СПС «КонсультантПлюс».
6
Постановление президиума СИП от 22.02.2019 по делу № СИП-437/2018 // СПС
«КонсультантПлюс».
51
на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
Требование о запрете использования товарного знака не может быть
признанно абстрактным, если оно содержит указание на конкретные товары, в
отношении которых истец просит установить запрет
1
.
Товарный знак не может быть признан общеизвестным, если на
заявленную дату использование обозначения не установлено, либо речь идет об
использовании в ином качестве (например, как фирменное наименование или
имя известного лица), либо об использовании, о котором потребителю
неизвестно
2
.
Постановление Пленума по интеллектуальной собственности
3
содержит
следующие положения, касающиеся товарных знаков.
1. Так, при разъяснении положения пункта 2 статьи 1229 ГК РФ (п.35
Постановления) упоминается такое понятие как «доля».
Данное понятие упоминается в том контексте, что исключительное право
на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации (за исключением права на фирменное наименование) может
принадлежать нескольким лицам совместно, но это не означает наличия у
данных лиц права на раздел принадлежащего им исключительного права и
выдел из него долей. В настоящее время активно обсуждается вопрос о
введении «долей» в праве интеллектуальной собственности. Сейчас
сообладателям исключительного права принадлежит доля в доходах, вопрос
состоит в том - будет ли доля в праве и возможно ли узаконить ее получение
4
.
Пока данный вопрос активно обсуждается, Пленум вносит разъяснения в
соответствии с действующим законодательством.
2. Далее полезное разъяснение Пленума, что право требования
возмещения убытков или выплаты компенсации, за нарушение, причиненное до
передачи исключительного права по договору отчуждения или лицензионному
1
Постановление СИП от 27.02.2019 по делу № А41-52544/2018 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Постановление президиума СИП от 28.02.2019 по делу № СИП-250/2018 // СПС
«КонсультантПлюс».
3
Постановление Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 №10 «О применении части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
4
Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2018 N 306-ЭС18-3688 по делу N А55-8188/2017
// СПС «КонсультантПлюс».
52
договору – не переходит к новому правообладателю. Соответствующее
требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на
момент совершения нарушения. (п. 72 Постановления). Однако, право
требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть
передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит
регистрации в соответствующем порядке. Ранее такой порядок действий не
конкретизировался.
3. Еще одно интересное разъяснение касается вопроса об оценке судом
сходства товарного знака, исключительное право на который принадлежит
правообладателю, и обозначения, выраженного на каком-либо материальном
носителе (п. 77 Постановления)
Важно то, что Пленум прямо указал, что данный вопрос смешения не
может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с
точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего
специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых
зарегистрирован товарный знак (далее – обычный потребитель). Это касается и
вопроса о сходстве товарного знака и доменного имени.
4. Новое в разъяснении Пленума - об уважительных причинах для
неиспользования товарного знака в целях применения положений ст. 1486 ГК
РФ (досрочное прекращение регистрации товарного знака).
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака вследствие его неиспользования принимаются во внимание
доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от
него обстоятельствам
1
. Если суд признает, что имелись уважительные причины
неиспользования товарного знака в какой-либо период, этот период не
учитывается при исчислении трехлетнего срока, по истечение которого
возможно прекратить правовую охрану.
Верховный суд указал, что признание правообладателя банкротом не
является уважительной причиной неиспользования товарного знака (п. 170),
таким образом возможно прекратить охрану товарного знака (аннулировать
1
Постановление президиума СИП от 25.02.2019 по делу № СИП-376/2018 // СПС
«КонсультантПлюс».
53
регистрацию).
Ранее, согласно сложившейся судебной практике, состояние банкротства
являлось независящим от воли правообладателя обстоятельством и прерывало
течение трёхлетнего срока
1
. Новые разъяснения полагаем не обеспечивает
интересы кредиторов, уменьшая размер конкурсной массы.
5. Также Пленум дает разъяснение вопросу об информационном
посреднике или лице, непосредственно использующем объекты
интеллектуальных прав.
Верховный суд даёт разъяснения, как определить, является ли лицо по
отношению к размещаемым на его сайте материалам, включающим объекты
интеллектуальных прав, информационным посредником? Данные нормы имеет
практическую значимость, поскольку ст. 1253.1 ГК РФ предусматривает
особый порядок привлечения к ответственности информационных
посредников, несколько отличающийся от общего порядка
2
.
Из сложившейся практики владелец сайта являлся информационным
посредником по отношению к той информации, которая была внесена на сайт
не непосредственно им, а третьими лицами (например, в комментариях на
форуме).
Согласно позиции Верховного суда, необходимо учитывать, насколько
активную роль владелец сайта выполняет в формировании размещаемого
третьими лицами материала, а также получает ли он доходы от неправомерного
размещения материала?
Если владелец сайта осуществляет переработку материала, вносит в него
изменения или получает от него доходы, оно будет признаваться лицом,
непосредственно использующим объекты интеллектуальных прав,
содержащиеся в таких материалах, а не информационным посредником
3
.
Таким образом, фирменное наименование определяется создателями
компании, указывается в ее учредительных документах и должно
1
Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2018 N 304-ЭС18-4542 по делу N А45-
20501/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2018 N 309-ЭС16-11457 по делу N А50-
14281/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
3
Постановление СИП от 26.02.2019 по делу № А79-7098/2017 // СПС «КонсультантПлюс».