96
ответственность за них может наступить по ч. 2 ст. 14.33 КоАП. По этой же
статье должно квалифицироваться и введение в оборот товаров с незаконным
использованием чужих товарных знаков, НМПТ (сходных с ними обозначений
для однородных товаров), если эти действия являются недобросовестной
конкуренцией
1
. Разграничение составов, предусмотренных ч. 2 ст. 14.10
(производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное
воспроизведение чужого товарного знака, НМПТ или сходных с ними
обозначений для однородных товаров) и ч. 2 ст. 14.33 (недобросовестная
конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным
использованием результатов интеллектуальной деятельности (средств
индивидуализации)), может быть неочевидным, когда речь идет о сбыте
товаров, содержащих незаконное воспроизведение чужих товарных знаков и
НМПТ. Между тем такое разграничение важно, поскольку не совпадают
санкции, предусмотренные данными статьями, и названные в них субъекты
правонарушений. Пленум ВАС РФ разъяснил, что для квалификации по ч. 2 ст.
14.33 КоАП РФ следует исходить из цели действий (направленности на
получение преимуществ при осуществлении предпринимательской
деятельности), а также объема реализуемой продукции. Это не вполне ясные и
легко устанавливаемые критерии. Важнее для разграничения то обстоятельство,
что по ч. 2 ст. 14.33 может быть привлечено к ответственности только лицо,
введшее товар в оборот, а по ст. 14.10 - и лица, совершающие некоторые
действия с этим товаром впоследствии (например, перепродающие его).
Обращают на себя внимание санкции, установленные в ст. 14.10 и 14.33
КоАП. По ст. 14.10 это не только штрафы «от... и до...», но и кратные штрафы, а
также конфискация как предметов, содержащих незаконное воспроизведение
средств индивидуализации, так и «материалов и оборудования, используемых
для их производства, и иных орудий совершения административного
правонарушения». В отношении последней санкции следует отметить, что
возможна конфискация только тех товаров, которые еще не были переданы в
собственность иным лицам (например, проданы потребителям), а лица, которые
незаконно оказывают услуги под чужим знаком обслуживания, попадают в
1
Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. О возобновлении исчерпанного права на товарный знак и
правомерности параллельного импорта // Предпринимательское право. 2010. N 1. С. 40.
97
более выгодное положение, поскольку у них может оказаться нечего
конфисковать.
Специфической санкцией, предусмотренной ч. 2 ст. 14.33, является так
называемый оборотный штраф - от 1 до 15% суммы выручки правонарушителя
от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, но не
менее 100 тыс. рублей. При этом учету подлежит только выручка от реализации
товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной
деятельности (средств индивидуализации). Данная мера применяется только в
отношении юридических лиц. Индивидуальному предпринимателю, который в
отношении административной ответственности приравнивается к
должностному лицу, такая санкция не грозит, для него установлен обычный
штраф до 20 тыс. рублей. Может возникнуть впечатление, что для нарушителей
квалификация по ст. 14.33 выгоднее, чем по ст. 14.10, поскольку ст. 14.33 не
предусматривает конфискацию. Вместе с тем не надо забывать, что существуют
и иные основания для применения конфискационных санкций (ст. 1515 и 1537
ГК, а также квалификация как предмета административного правонарушения,
изъятого в порядке обеспечения производства по делу об административном
правонарушении с последующим уничтожением со ссылкой на ч. 3 ст. 3.7 и п. 2
ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ).
Уголовная ответственность за нарушения исключительных прав на
средства индивидуализации (товарный знак и НМПТ) предусмотрена ст. 180
Уголовного кодекса Российской Федерации
1
(далее УК РФ). Разграничение
между уголовно наказуемым и административно наказуемым нарушением
права на товарный знак и НМПТ проходит как по объективным признакам
(неоднократность, крупный ущерб), так и по субъективным (форма вины).
Диспозиция ст. 180 УК РФ не вполне соответствует ее названию. Часть первая
статьи действительно предусматривает ответственность за незаконное
использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг (но не
юридических лиц и предприятий), то есть чужого товарного знака или НМПТ
2
,
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст.
2954.
2
Никитина Л.К. Основные направления оптимизации уголовного законодательства об
ответственности за незаконное использование товарного знака // Общество и право. 2010. N
1. С. 12.
98
а вот часть вторая - и за «незаконное использование предупредительной
маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации
товарного знака или наименования места происхождения товара, если это
деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб», то есть явно
выходит за пределы названия статьи. Стоит согласиться с критикой
криминализации данного деяния, не представляющего какой-либо серьезной
опасности
1
.
В литературе также резонно подчеркивается, что само понятие
предупредительной маркировки недостаточно определенное (ст. 1485, 1520 и
1537 ГК говорят о знаках охраны товарного знака и НМПТ, в то время как ст.
1515 ГК - о предупредительной маркировке в отношении товарного знака), а
также что данный состав преступления не имеет «дублера» в КоАП РФ
2
(при
этом, вероятно, какие-то случаи можно было бы квалифицировать как
недобросовестную конкуренцию по ст. 14.33 КоАП).
Абсурдность ситуации довершается тем, что формально под этот состав
подпадают действия лиц, торгующих ввезенными в Российскую Федерацию
товарами иностранных правообладателей, правомерно маркированными
товарными знаками (НМПТ) и снабженными предупредительной маркировкой
за границей, если соответствующие обозначения не охраняются в РФ.
Что касается ст. 180 УК РФ в целом, обращает на себя внимание
относительно небольшая сумма «крупного ущерба». Согласно примечанию,
которое было введено в данную статью Федеральным законом от 31.12.2014 N
530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной
продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий»,
крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого
превышает 250 тыс. руб. Ранее величина крупного ущерба для данного состава
определялась по примечанию к ст. 169 УК РФ и составляла более 1,5 млн.
рублей. Данная редакция примечания действовала после ее изменения
Федеральным законом от 07.04.2010 N 60-ФЗ «О внесении изменений в
1
См., напр.: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005.
2
Никитина Л.К. Основные направления оптимизации уголовного законодательства об
ответственности за незаконное использование товарного знака // Общество и право. 2010. N
1. С. 13.
99
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а до того момента
сумма крупного ущерба определялась в размере более 250 тыс. руб. То есть
законодатель вернулся к тем же двумстам пятидесяти тысячам, от которых
отказался в 2010 г., только, конечно, с учетом инфляции это теперь совсем
другие 250 тыс. рублей.
Такие метания не добавляют авторитета закону, создают сложности
правоприменителю и безразмерно расширяют возможности применения
уголовной репрессии, которые и так были необоснованно велики:
альтернативным крупному ущербу признаком объективной стороны
преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, является неоднократность. Что
же под ней понимается? В пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 26.04.2007 N 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о
нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о
незаконном использовании товарного знака» дается следующее разъяснение:
«Неоднократность по смыслу части 1 статьи 180 УК РФ предполагает
совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном
использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места
происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных
товаров. (При этом может иметь место как неоднократное использование
одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и
одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или
других средств индивидуализации на одной единице товара.)».
Таким образом, для доказывания неоднократности вовсе не требуется,
чтобы лицо ранее привлекалось, например, к административной
ответственности за использование чужих средств индивидуализации.
Предприниматель, в магазине которого обнаружится единичный блокнот с
изображениями двоих «смешариков», при доказывании умысла теоретически
может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 180 УК РФ
1
.
1
См.: Червоткин А.С. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от
26.04.2007 N 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании
товарного знака» // Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской
Федерации по уголовным делам / под ред. В.М. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008.
100
Такая ситуация противоречит мало-мальски здравому смыслу и должна
быть исправлена.
3.2. Проблемы правового регулирования исключительных прав юридических
лиц
За последние пять лет активность участников гражданского оборота,
связанная с защитой своих интеллектуальных прав, и общественное
правосознание в этой области заметно выросли. Это, в свою очередь, повлекло
за собой многочисленные изменения законодательного регулирования,
разнообразие судебной практики, повышение качества оформления и передачи
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации (далее – РИД/СИ). В связи со стремительно развивающейся
практикой разрешения споров в данной сфере, безусловно, на поверхность
всплывают и многочисленные вопросы, требующие решений. Рассмотрим
наиболее актуальные из них.
Отсутствие четких критериев для расчета и взыскания размера
компенсации за нарушение исключительных прав. В соответствии с
существующим регулированием за нарушение исключительного права на
большинство РИД/СИ правообладатель вместо взыскания убытков имеет право
требовать компенсации, рассчитываемой либо в размере от 10 тыс. до 5 млн.
руб., либо в двойном размере стоимости права использования РИД/СИ, либо в
двукратной стоимости товаров/услуг. При этом правообладатель может по
своему усмотрению выбрать, в какой форме он желает взыскивать
компенсацию
1
.
В плане расчетов основные сложности возникают при заявлении
требований о компенсации в первой форме. Это связано прежде всего с тем, что
в законе отсутствуют четкие критерии расчета такой компенсации. Зачастую
сумма требования заявляется правообладателем достаточно произвольно, без
объективной независимой оценки исключительного права, что может повлечь
за собой злоупотребление правами.
1
Аветисян С. Правовая природа гражданско-правовой ответственности за нарушение
исключительных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные
права. 2017. № 2. С. 25.
101
Нередки и обратные ситуации, когда суды, напротив, произвольно
занижают размер взыскиваемой компенсации.
До недавнего времени нерешенным оставался и вопрос о том, допустимо
ли судам снижать размер компенсации ниже низшего предела (10 тыс. руб.), в
том числе когда общий размер взыскиваемой компенсации составит менее 50%
суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
В декабре прошлого года Конституционный Суд РФ опубликовал
Постановление № 28-П, в котором указал, что это возможно в случае наличия
нескольких фактов нарушения индивидуальным предпринимателем
исключительных прав одного правообладателя на один объект
интеллектуальной собственности. Вместе с тем суд при определении размера
компенсации должен принимать во внимание материальное положение
ответчика – ИП; факт совершения правонарушения впервые; степень
разумности, осмотрительности и добросовестности; проявленные им при
совершении правонарушения действия и иные обстоятельства. Несмотря на
данные разъяснения, вопрос о допустимости снижения размера компенсации
ниже низшего предела все равно остался открытым в отношении
юридических лиц. Отсутствие защиты прав режиссеров-постановщиков.
Еще одним важным пробелом в отечественном регулировании является
отсутствие защиты авторских прав театральных режиссеров-постановщиков по
аналогии с существующей защитой авторских прав режиссеров
аудиовизуальных произведений.
Однако в данный момент законопроект с соответствующими
изменениями уже находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ.
Проблема защиты права на неприкосновенность произведений. Очень
часто на практике встает вопрос о разграничении права на переработку
произведения (которое относится к исключительному праву) и права на
неприкосновенность произведения (которое, в свою очередь, относится к
личным неимущественным правам автора).
В законодательстве и судебной практике отсутствуют четкие критерии
разграничения переработки, то есть нового произведения, созданного на
основании имеющегося, от произведения, в которое внесены изменения, не
влекущие создания нового произведения. Данный вопрос устанавливается
102
только на основании экспертизы и является по этой причине очень
субъективным.
Кроме того, автор, чье право на неприкосновенность нарушено, по закону
имеет право, в частности, требовать компенсации морального вреда, а также
запрета использования произведения в искаженном виде. При этом
возможность удовлетворения требования о запрете использования
произведения не ставится законодателем в зависимость от того, повлекло ли
нарушение какие-либо негативные последствия для автора, например убытки
или вред деловой репутации (в некоторых странах это требование есть). На
практике такое положение вещей приводит к тому, что удовлетворение
требований о запрете использования произведения может быть явно
несоразмерным совершенному нарушению.
Вопрос параллельного импорта оригинальных товаров. В настоящее
время до сих пор не решена проблема с легализацией параллельного импорта
товаров.
В соответствии с существующим регулированием маркированные
товары, ввезенные на территорию РФ без согласия правообладателя,
признаются контрафактными даже в случае, если они являются оригинальными
и сам правообладатель маркировал их товарным знаком, и влекут
ответственность наравне с ввозом подделок.
Представляется, что в отношении оригинальных товаров разумнее было
бы ограничить возможность применения к нарушителям ответственности без
вины, а также такие меры ответственности, как изъятие и уничтожение.
Троллинг. Не менее важным является вопрос злоупотребления
интеллектуальными правами со стороны правообладателей, которое может
выражаться в действиях по регистрации товарных знаков лишь с намерением
ограничения конкуренции на рынке; искусственного продления срока или
сферы действия патентов; искусственного продления срока охраны авторского
права (например, путем искусственного включения задним числом соавтора
после смерти автора для продления срока действия исключительного права на
произведение)
1
.
1
Аветисян С. Правовая природа гражданско-правовой ответственности за нарушение
исключительных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные
права. 2017. № 2. С. 27.
103
Отсутствие единообразной правоприменительной практики по
оспариванию предоставления охраны объектов ИС и переходов прав на них.
Прежде всего необходимо отметить существенно разные подходы в
разрешении споров у судов (включая Суд по интеллектуальным правам) и
Палаты по патентным спорам в части стандартов доказывания и
процессуального регулирования.
Кроме того, большой проблемой является неопределенность некоторых
сроков регистрации объектов и переходов права, а также рассмотрения
запросов и споров.
Неэффективность системы коллективного управления авторскими
правами. В настоящее время отсутствуют реально работающие механизмы
коллективной защиты прав правообладателей.
Существующие аккредитованные организации не подтвердили свою
эффективность в том числе в связи с отсутствием прозрачной отчетности перед
правообладателями; произвольным определением размеров вознаграждений и
сборов, которые большей частью оседают в таких организациях и не доходят до
правообладателей; отсутствием четкого определения функций и правомочий
таких организаций; отсутствием конкуренции.
Сейчас ведутся многочисленные обсуждения возможных способов
реформирования существующей системы, в том числе путем создания единой
организации, новой системы ежегодного аудита подобной деятельности,
общественного контроля. Остается только надеяться, что новая система защиты
правообладателей будет более эффективной.
3.3. Основные тенденции развития законодательства об исключительных
правах юридических лиц и формулирование предложений по его
совершенствованию
Для повышения эффективности судебной защиты исключительного права
на фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания считаем
необходимым передать все споры о незаконном использовании средств
индивидуализации в Суд по интеллектуальным правам. Полагаем
целесообразным наделить правом на подачу иска о прекращении незаконного
использования средств индивидуализации, в том числе по основаниям
104
тождественности и сходства до степени смешения с зарегистрированными
ранее средствами индивидуализации, государственные органы исполнительной
власти – ФНС России и Роспатент – в целях минимизации незаконной
конкуренции в Российской Федерации.
Представляется, что об обязательствах вследствие нарушения
исключительных, и вообще интеллектуальных прав, как минимум следует
ввести в статью 307.1 ГК РФ отсылочную норму следующего содержания:
«К обязательствам вследствие нарушения интеллектуальных прав общие
положения об обязательствах (настоящий подраздел) применяются, если иное
не предусмотрено соответствующими правилами глав 69-77 настоящего
Кодекса».
Кроме того, в части 4 ГК РФ содержится целый массив статей,
регулирующих правила о договорах (лицензионные договоры и договоры об
отчуждении исключительных прав), связанных с распоряжением
исключительными правыми на разные объекты интеллектуальных прав (ст.ст.
1233–1240, 1286.1, 1287–1290, 1307, 1308, 1362, 1365–1369, 1426–1429, 1458–
1464, 1468–1471, 1487–1490, 1550 ГК РФ), поэтому представляется
необходимым дополнить статью 307.1 ГК РФ упоминанием о том, что данный
вид обязательственных-договорных отношений существует и регулируется
специальными нормами части 4 ГК РФ и что к вопросам не урегулированным
специальными нормами, применяются общие положения об обязательствах и
общие положения о договоре.
Считаем, что определение НМПТ в абз. 1 п. 1 ст. 1516 ГК РФ частично не
соответствует характеру НМПТ, а именно, в отношении допущения
существования НМПТ, особые свойства которых обусловлены исключительно
людским фактором.
На основании изложенного особые свойства даже таких товаров, которые
являются результатом народных промыслов, формируются не только под
воздействием людского фактора, но также и природного фактора, несмотря на
возможное превалирование людского, и, следовательно, особые свойства
товара, маркируемого НМПТ, не могут быть обусловлены только людским
фактором.
105
В связи с этим предложено устранить несоответствие формулировки
статьи 1516 ГК РФ той совокупности обстоятельств, которые влияют на
формирование особых свойств товара, маркируемого НМПТ, исключив союз
«или» в первом предложении абзаца 1 пункта 1 данной статьи и изложив в его в
следующей редакции: «Наименованием места происхождения товара, которому
предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее
собой либо содержащее современное или историческое, официальное или
неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского
или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а
также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным
в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого
определяются исключительно природными условиями или главным образом
природными условиями и людскими факторами, характерными для данного
географического объекта».
Помимо вопроса о взыскании завышенных сумм компенсаций, которому
в последнее время уделяется довольно много внимания, сохраняет актуальность
и обратная сторона проблемы несоразмерности ответственности за нарушение
исключительного права. Достаточно часто суды удовлетворяют требования
правообладателей о взыскании компенсации в размере, значительно меньшем
по сравнению с заявленным.
Подход, предполагающий снижение сумм компенсаций в связи с их
несоразмерностью, усугубляется правовой позицией Суда по
интеллектуальным правам по вопросу о распределении судебных расходов,
выраженной в Справке о некоторых вопросах уплаты государственной
пошлины при обращении в суд и возмещения судебных расходов по делам,
рассмотренным в порядке судебного или административного производства,
утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам
от 26 февраля 2015 г. №СП-23/3. В п. 7 указанной справки СИП разъяснил, что
«удовлетворение на основании представленных сторонами доказательств
требований истца о взыскании компенсации в размере, меньше чем изначально
заявленный, является частичным удовлетворением иска по смыслу абзаца
второго части 1 статьи 110 АПК РФ и влечет отнесение судебных расходов на
лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых