54
право на коммерческое обозначение также переходит в составе предприятия.
Исходя из разъяснений, изложенных в абз. 2 п. 85 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о
наследовании", в этом случае наследник - физическое лицо - должен быть
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
Специфика юридической связи коммерческого обозначения и
индивидуализируемого предприятия также обусловливает территориальную
привязку действия исключительного права на коммерческое обозначение.
В отличие от фирменного наименования в отношении коммерческого
обозначения действует принцип территориальной определенности. На
территории Российской Федерации действует исключительное право на
коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации
предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (п. 1 ст.
1540 ГК РФ). В случае если имущественный комплекс располагается на
территории другой страны, коммерческому обозначению данного
предприятия правовая охрана на территории Российской Федерации не
предоставляется.
Судебная практика. Лицо приобретает исключительное право на
коммерческое обозначение только при выполнении следующих условий в
совокупности:
- принадлежность такому лицу предприятия;
- нахождение такого предприятия на территории Российской
Федерации;
- наличие достаточных различительных признаков коммерческого
обозначения;
- известность употребления правообладателем данного коммерческого
обозначения на определенной территории
1
.
При этом иностранное лицо должно также доказать наличие указанных
1
Постановления СИП от 28 февраля 2017 г. по делу N А40-199403/2015; от 3 октября 2016
г. по делу N А40-138017/2013.
55
выше обстоятельств (тем самым доказать территориальную привязку
коммерческого обозначения). Ссылка иностранного лица на наличие
исключительного права на коммерческое обозначение на территории
иностранного государства сама по себе не является обоснованной в силу
того, что установление нарушения права, имевшего место на территории
иностранного государства, находится вне компетенции российского суда
1
.
Закон не ограничивает срок действия исключительного права на
коммерческое обозначение: оно существует вместе с предприятием как
имущественным комплексом.
Вместе с тем в законе предусмотрены основания, по которым действие
исключительного права на коммерческое обозначение может быть
прекращено.
В соответствии с п. 2 ст. 1540 ГК РФ исключительное право на
коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не
использует его непрерывно в течение года - не указывает его на вывесках,
бланках, счетах, в объявлениях, рекламе, производимой предприятием
продукции. В п. 65 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума
ВАС РФ N 5/29 подчеркивается, что в этом случае исключительное право
прекращается автоматически и нет необходимости совершать
дополнительные действия для прекращения исключительного права.
Например, не надо обращаться в суд или административный орган с
соответствующим заявлением.
Этим порядок прекращения правовой охраны коммерческого
обозначения вследствие неиспользования отличается от порядка
прекращения правовой охраны неиспользуемого товарного знака.
Неиспользование товарного знака является "оспоримым", т.е. правовая
охрана обозначения будет прекращена только в том случае, если
заинтересованное лицо обратится в суд с соответствующим требованием и
судом будет установлен факт неиспользования товарного знака в
1
Постановление СИП от 3 октября 2016 г. по делу N А40-138017/2013.
56
соответствии с требованиями п. 1 ст. 1486 ГК РФ.
Признание прекращения исключительного права на коммерческое
обозначение в связи с его неиспользованием имеет необратимый характер.
Если после прекращения правовой охраны лицо вновь начнет использовать
это же обозначение, то это будет не возобновление действия прежнего
исключительного права, а возникновение исключительного права на "новое"
коммерческое обозначение.
Указанный годичный срок использования коммерческого обозначения
может быть исчислен в любой период на протяжении действия
исключительного права с даты обнаружения такого неиспользования
1
.
Кроме того, исходя из положений абз. 2 п. 4 ст. 1539 ГК РФ,
правообладатель может утратить право использования коммерческого
обозначения в том случае, если такое обозначение использовалось для
индивидуализации нескольких предприятий и права на одно из них были
переданы другому лицу: правообладатель не сможет использовать общее
коммерческое обозначение для индивидуализации оставшихся у него
предприятий.
2.2 Исключительные права юридического лица на товарный знак,
знак обслуживания
В действующем законодательстве Российской Федерации, а именно, в
статье 1477 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
понятие «товарный знак» определяется как обозначение, служащее для
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, на которое признается исключительное право,
удостоверяемое свидетельством на товарный знак
2
.
1
Еременко В.И. Указ. соч. С. 7 - 15.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Электронный ресурс] :
федер. закон от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 25
дек. 2006 г.. - № 52 (1 ч.). – Ст.5496. – – СПС «КонсультантПлюс».
57
Свидетельство на товарный знак является основным документом,
подтверждающим наличие правовой охраны товарного знака. Данное
свидетельство выдается правообладателю при прохождении успешной
регистрации товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности Российской Федерации (далее – Роспатент).
У исключительных прав на все объекты интеллектуальной
собственности существуют четыре типа границ: территориальные,
временные, содержательные и объектные.
Между тем в российской судебной практике прочно утвердился тезис о
том, что характерной особенностью правового режима использования
товарного знака является почти полное отсутствие ограничений
исключительного права правообладателя
1
. Данное утверждение является
спорным.
Временные границы исключительного права определяются сроком
существования данного права, после которого объект интеллектуальной
собственности переходит во всеобщее достояние. В отличие от
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, у прав
на товарные знаки действительно нет четких временных границ.
Согласно п. 1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак
действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на регистрацию
товарного знака. Между тем правообладатель может продлять данный срок
еще на десять лет неограниченное число раз (п. 2 ст. 1491 ГК РФ). Таким
образом, права на товарные знаки могут оказаться фактически бессрочными.
Подобную специфику временных границ исключительных прав на
товарные знаки объяснить достаточно просто. С переходом товарных знаков
во всеобщее достояние не связано никаких значимых общественных
интересов. Напротив, использование таких объектов даже несколькими не
связанными между собой лицами приведет к введению потребителей в
заблуждение.
1
Постановление СИП РФ от 30.11.2018 по делу N А03-19009/2017.
58
В случае с исключительными правами на общеизвестные товарные
знаки установлены расширенные временные границы. Согласно п. 2 ст. 1508
ГК РФ правовая охрана таких обозначений действует бессрочно. Подобные
обозначения являются не просто идентификаторами источника
происхождения товаров (работ, услуг), а выступают символом и связанной с
ним деловой репутации (гудвилла). Даже если предположить, что
правообладатель по каким-то причинам утратит интерес к такому товарному
знаку и не захочет поддерживать его правовую охрану, репутация (гудвилл)
по-прежнему будет связываться с подобным обозначением. Иными словами,
при распространении общего временного ограничения на общеизвестные
товарные знаки существует риск того, что деловая репутация знака
"переживет" исключительное право. А это чревато злоупотреблениями: иные
участники рынка быстро зарегистрируют такой товарный знак на себя в
целях приобретения связанной с ним репутации. Притом что у них может и
не быть каких-либо ресурсов для поддержания последней. Ожидания
потребителей будут обмануты.
Содержательные границы устанавливаются посредством указания на
способы использования объекта интеллектуальной собственности третьими
лицами без согласия на то правообладателя. В отношении исключительных
прав на товарные знаки подобные способы нормативно не установлены. В
связи с чем может сложиться впечатление, что у исключительных прав на
товарные знаки отсутствуют содержательные границы. Между тем такой
вывод будет некорректным.
Как справедливо отмечается в западной доктрине, имманентные
границы исключительного права на товарный знак установлены требованием
использовать обозначение в коммерческой деятельности и в качестве
товарного знака
1
. Последнее означает, что обозначение должно
использоваться в качестве указателя на источник происхождения
1
Подставка под удочку. Яндекс.Патенты [Электронный ресурс] // URL:
https://yandex.ru/patents/doc/RU94413U1_20100527
59
маркированного товара. Не являясь результатами интеллектуальной
деятельности, товарные знаки обладают ценностью не сами по себе, а
исключительно как средства индивидуализации товаров и услуг.
Соответственно, господство правообладателя распространяется на
обозначение только в отношении тех способов использования, которые
отвечают данной функции.
Здесь важно сделать определенные пояснения. Между
содержательными границами исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и на товарные знаки есть существенная
разница. Первые с экономической точки зрения представляют собой
публичные блага, отличающиеся свойством не конкурирующего характера
использования. Это означает, что в сфере фактических отношении их
одновременно может использовать в своих интересах неограниченный круг
лиц, извлекая при этом полезные свойства из объекта. Возьмем, к примеру,
изобретение "подставка для удочки" (патент RU 94413 U1
1
). Подобные
подставки в конкретный момент времени могут сооружать не только сами
рыбаки, но и десятки компаний, продающих рыболовное снаряжение.
Притом что во всех случаях речь идет об извлечении полезности из
изобретения. В целом подобное использование (производство, продажа
подставок, использование их в собственной деятельности) находится в сфере
контроля правообладателя - на основании патента он может запретить
данные действия всем иным лицам. Между тем если вести речь об
использовании такого изобретения простыми рыбаками в личных целях, то
оно выведено из сферы господства правообладателя и является
правомерным, даже если не было санкционировано последним (ст. 1359 ГК
РФ).
В случае с товарными знаками действует принципиально иная логика.
Товарные знаки как зарегистрированные идентификаторы источника
1
Подставка под удочку. Яндекс. Патенты [Электронный ресурс] // URL:
https://yandex.ru/patents/doc/RU94413U1_20100527
60
происхождения товаров являются частными благами и характеризуются
конкурирующим характером использования. Правомерный интерес в их
использовании в качестве средств индивидуализации своих товаров и услуг
может иметь только один субъект, так как только при последовательном
атрибутировании таких обозначений конкретному субъекту могут
реализоваться их полезные, в том числе с позиции общества, функции. Все
возможные способы правомерного использования чужого товарного знака в
таком случае по своей сути не представляют использования товарного знака
либо представляют использование такого товарного знака не в качестве
идентификатора своих товаров, услуг и работ.
Необходимо учесть, что товарный знак как объект исключительного
права далеко не всегда совпадает со знаком (символом) как элементом
культуры и языка. Западные исследователи выделяют несколько типов
товарных знаков в зависимости от их оригинальности. К вымышленным
товарным знакам относятся обозначения, не встречающиеся в обычной
лексике (например, Kodak, Adidas). Они придуманы исключительно для того,
чтобы служить товарным знаком. В данном случае обозначения как единица
речи и товарный знак фактически совпадают (если отбросить вопрос об
однородности товаров). Невозможно сконструировать ситуацию, когда иной
(по отношению к правообладателю) субъект использует подобное
обозначение на однородных товарах не в качестве товарного знака. Такие
обозначения не несут никакого реального смысла и, следовательно, всегда
используются в качестве товарных знаков.
Принципиально иным образом обстоит дело с описательными и
суггестивными товарными знаками. В первом случае речь идет о словах и
символах, которые изначально служили описанию особенностей, качества и
назначения продукта, а затем приобрели вторичный смысл, т.е.
рассматриваются в качестве указателя на конкретный источник
происхождения товара. Второй случай относится к обозначениям, которые
"намекают" на характеристики продукта с помощью ассоциаций. Функции
61
подобных обозначений не всегда ограничены указанием на источник
происхождения товара. Обозначения могут использоваться для описания
конкретных свойств товара (услуги), притом однородного с теми, в
отношении которых зарегистрирован товарный знак. Например, один салон
красоты регистрирует для индивидуализации своих услуг товарный знак
"Лаванда", а второй - использует сходное обозначение для описания своей
спа-процедуры с использованием косметических средств с ароматом
лаванды. В этой ситуации об использовании чужого товарного знака
говорить не приходится.
Исходя из вышесказанного можно выделить следующие случаи
правомерного использования чужого товарного знака.
Во-первых, как обычные, так и общеизвестные товарные знаки могут
свободно использоваться в информационных, научных, учебных и
культурных целях, творческой деятельности. Здесь речь идет об
использовании чужого товарного знака не в качестве средства
индивидуализации своих товаров и услуг. Еще Высшим Арбитражным
Судом РФ была сформулирована позиция, что "словесное упоминание
чужого товарного знака не является использованием товарного знака"
1
. Так,
суд по интеллектуальным правам РФ (далее - СИП РФ) признал
правомерным использование товарного знака "ЖелДорЭкспедиция" в статье,
в которой описывался случай пропажи груза ответчика, воспользовавшегося
услугами правообладателя. Как отметил СИП РФ, по смыслу норм ГК РФ не
признается использованием товарного знака упоминание слова, хотя и
зарегистрированного в качестве бренда, но употребляемого в статьях в
описательных или информационных целях
2
.
Во-вторых, не должно признаваться нарушением исключительного
права на товарный знак добросовестное использование иным лицом схожего
с товарным знаком обозначения в целях описания своих товаров (услуг).
1
Постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 N 10852/09 по делу N А45-
15761/2008-8/270.
2
Постановление СИП РФ от 22.07.2016 по делу N А40-128923/2015.
62
Применительно к данному случаю в принципе нельзя говорить об
использовании товарного знака. Субъект использует обозначение, сходное с
чужим товарным знаком в его прямом лексическом значении, а не в качестве
идентификатора источника происхождения товара.
В США сложилась доктрина добросовестного описательного
использования товарного знака (fair descriptive use). Она получила
закрепление на законодательном уровне. Согласно § 33(b)(4) Закона
Лэнхема
1
не считается нарушением исключительного права на товарный знак
использование иным лицом описательного (дескриптивного) обозначения, в
том числе термина или символа, если такое обозначение не применяется в
качестве товарного знака и используется честно и добросовестно с тем,
чтобы описать товары или услуги соответствующего субъекта.
На основе данной доктрины в одном из дел суд признал описательным
использование ответчиком фразы "The dentists' choice for fighting cavities" при
рекламе зубной пасты. Как следствие, он отказал в удовлетворении иска о
нарушении исключительного права на товарный знак DENTISTS CHOICE,
зарегистрированный в отношении зубных щеток
2
.
В другом деле
3
ответчик использовал фразу "Seal it with a kiss"
(дословно: "Запечатай это поцелуем") как часть своей маркетинговой
кампании. Ответчик просил покупателей использовать предлагаемую помаду
и поцеловать открытку, которую потом можно было отправить адресату.
Конкурент предъявил иск о нарушении его исключительного права на
товарный знак SEALED WITH A KISS, зарегистрированный в отношении
однородных товаров. Суд отказал в удовлетворении иска на основании того,
что используемое ответчиком обозначение носило описательный характер -
фраза представляет своего рода инструкцию к действию.
В российском праве полноценной доктрины добросовестного
1
The Lanham (Trademark) Act (Pub.L. 79 - 489, 60 Stat. 427, enacted July 5, 1946, codified at
15 U.S.C. § 1051 et seq. (15 U.S.C. ch. 22)).
2
Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F. Supp. 1058, 1062-64 (S.D.N.Y. 1990).
3
Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co. And Jean Philippe
Fragrances, Ltd., 125 F.3d 28, 2d Cir (1997)
63
описательного использования не сложилось. Хотя в судебной практике
можно встретить несколько решений, в которых суды придерживались
сходной логики. Так, суды трех инстанций отказали индивидуальному
предпринимателю П. в иске о нарушении прав на товарный знак "Оригами"
при следующих условиях. Конкурентом истца, фирмой по доставке суши и
роллов "Ебидоеби", была запущена рекламная кампания под заголовком
"Ебидоеби покупает. Оригами".
При этом ответчик призывал покупателей присылать ему фигурки
оригами в обмен на скидки на суши и роллы. Как отметил СИП РФ: "Простое
упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны
товарного знака, не является использованием последнего. Особенно это
касается случаев, когда такое обозначение несет смысловую нагрузку,
используется в прямом словарном значении и безотносительно к товарам и
услугам, для которых зарегистрирован знак"
1
.
В-третьих, правомерным должно признаваться использование
товарного знака правообладателя при предоставлении иным лицом
потребителям информации об оказываемых услугах или предлагаемых
товарах, а также в сравнительной рекламе. В данном случае третье лицо
использует товарный знак не в качестве указателя на источник
происхождения своих товаров (услуг). Такое лицо не стремится выдать свои
товары (услуги) за товары правообладателя и ставит следующие цели:
- раскрыть назначение и возможные способы использования своих
товаров в привязке к товарам правообладателя;
- раскрыть содержание своих услуг.
В западных правопорядках подобные случаи использования
легитимируются в рамках доктрины номинативного использования
(nominative fair use). Согласно ст. 14 Директивы Европейского Парламента и
Совета Европейского союза N 2015/2436 от 16.12.2015 "О сближении права
1
ПостановлениеСИПРФот 16.07.2018 поделуNА33-25467/2016.