42
ской Федерации" также дано разъяснение о том, что имущественные права на
интеллектуальные объекты могут быть предметом залога только при усло-
вии, что возможно их отчуждение от правообладателя. Личные неимущест-
венные права при этом не будут предметом договора залога (абз. 2 п. 2 ст.
1228 ГК), так как непосредственно связаны с личностью правообладателя.
Не может стать предметом залога право следования в авторском праве,
являющееся по своему содержанию имущественным правом, так как в силу
специфики является неотчуждаемым (ст. 1293 ГК).
Фирменное наименование, наименование места происхождения товаров,
коммерческое обозначение также не могут быть предметом залога в силу
своей неотчуждаемости. Однако исключительное право на коммерческое
обозначение в соответствии с п. 4 ст. 1539 ГК может быть заложено в составе
предприятия как имущественного комплекса.
В то же время при залоге отдельных результатов интеллектуальной соб-
ственности возможны определенные проблемы. Так, например, при залоге
исключительных прав на секрет производства (ноу-хау) может возникнуть
вопрос о сохранении и неразглашении тайны сведений, составляющих ноу-
хау в случае обращения на него взыскания и реализации.
Предметом залога могут быть исключительные права на следующие ре-
зультаты интеллектуальной собственности: произведения литературы, науки
и искусства, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селек-
ционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы ЭВМ
и базы данных, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки, коммерче-
ские обозначения, входящие в имущественный комплекс предприятия.
При заключении договора о залоге исключительных прав необходимо
предусмотреть все существенные условия. В силу положений п. 1 ст. 339 ГК
одним из существенных условий является условие о предмете. Описывая
предмет в договоре залога, необходимо четко обозначить, какой именно объ-
ект будет являться залогом. От этого будет зависеть и остальное содержание
договора. Так, при залоге исключительных прав на объекты патентного права
43
(изобретения, полезные модели и промышленные образцы) важной особен-
ностью является указание в договоре на обязательство поддержания патента
(уплата патентной пошлины) патентообладателем-залогодателем. Такое обя-
зательство по соглашению сторон может быть возложено и на залогодержа-
теля. Кроме прочего, если залогодатель не исполняет обязательство по под-
держанию патента в силе, это может служить основанием для расторжения
договора и досрочного возврата средств залогодателем.
Следующим существенным условием договора залога является оценка
результата интеллектуальной деятельности. Трудно бывает оценить еще не
изданное произведение: какую коммерческую ценность оно может иметь?
Трудности с оценкой также могут возникнуть в отношении секретов произ-
водства (ноу-хау). Для залогодержателя необходимо бывает раскрыть содер-
жание ноу-хау. Но если для одного секрета производства достаточно не рас-
крывать всю составляющую, для другого, чтобы понять его действительную
ценность, необходимо узнать все его особенности в деталях.
Многие авторы объясняют неразвитость залоговых отношений исключи-
тельных прав в России из-за неразвитости оценочной деятельности результа-
тов интеллектуальной деятельности. Оценка интеллектуальной собственно-
сти, как показывает практика, не всегда эффективна из-за слабой организа-
ции и нехватки специалистов в этой области.
Оценка стоимости результата интеллектуальной деятельности повлияет
на размер средств, предоставляемых в результате залога, который также яв-
ляется существенным условием договора. Необходимо заложить в договоре
тот риск, который может быть связан со стоимостью интеллектуального про-
дукта. Чаще это связано с определенной долей риска при определении суммы
залога.
Срок договора залога будет зависеть от срока действия исключительных
прав на обеспеченное залогом имущество. Сроки охраны произведений уста-
новить несложно. Но реальные сроки охраны на изобретения и полезные мо-
дели могут быть гораздо меньше их сроков охраны. Например, в связи с ин-
44
новационными процессами и с появлением на рынке более современных уст-
ройств сроки охраны патентами могут быть меньше, чем десять, а иногда и
пять лет. Поэтому срок в договоре залога исключительных прав будет также
существенным и важным, особенно для залогодержателя.
Объем закладываемых исключительных прав также является существен-
ным условием договора. Например, все права в полном объеме, или часть
прав, или только право на лицензионные отчисления, которые правооблада-
тель получает по заключенному лицензионному договору.
При заключении договора залога исключительных прав значимыми для
сторон, как и в договоре залога имущества, являются порядок и срок погаше-
ния кредита.
Место нахождения предмета залога в договоре залога исключительных
прав должно быть согласовано сторонами (если это, например, картина,
скульптура, селекционное достижение - такие объекты интеллектуальной
собственности, которые связаны с материальным носителем), чтобы избе-
жать конфликтов после заключения договора.
Для признания договора залога исключительных прав заключенным ну-
жен такой минимум условий, который необходим для отдельных результатов
интеллектуальной деятельности. И этот минимум будет зависеть, прежде
всего, от самого заложенного имущества, так как предметом такого залога
являются исключительные и все-таки имущественные права на нематериаль-
ные объекты. При этом важным для договора залога может быть и сам мате-
риальный носитель, в котором воплощен творческий результат - в каком со-
стоянии, допустим, картина художника, скульптура, в каких условиях содер-
жались до заключения договора штаммы микроорганизмов.
Владелец результата интеллектуальной деятельности имеет правомочие
запрещать другим лицам использовать данный объект, а залогодержатели та-
кими правами не наделены, что нашло свое отражение в п. 4 ст. 358.18 ГК.
По общему правилу по договору залога исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залого-
45
датель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержате-
ля вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности или
такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом
на такой результат или на такое средство.
В соответствии с п. 2 ст. 1250 ГК способы защиты интеллектуальных
прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по
управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях,
установленных законом
1
. Можно предположить, что иными лицами являются
залогодержатели (кредиторы). Поэтому в договоре залога необходимо указы-
вать на право залогодержателя предъявлять нарушения заложенного исклю-
чительного права или на обязанность залогодателя использовать соответст-
вующие требования. Если залогодателем не будет исполняться такое усло-
вие, то договор может быть расторгнут, а полученная залоговая сумма будет
возвращена.
Важным критерием при залоге исключительного права на товарный знак
является его непрерывное использование, так как в силу ст. 1486 ГК, если то-
варный знак не используется в течение трех лет, возникает возможность пре-
кращения его правовой охраны.
При заключении договора о залоге исключительного права сторонам не-
обходимо учесть, что правообладатель изобретения, полезной модели или
промышленного образца может досрочно своим заявлением прекратить ох-
рану изобретения (ст. 1399 ГК), также досрочно можно прекратить охрану
товарного знака (пп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК). В связи с этим в договоре о залоге
исключительных прав необходимо установить запрет на такие действия зало-
годателя.
В соответствии с п. 3 ст. 339 ГК договор залога должен быть заключен в
простой письменной форме, если законом или соглашением сторон не уста-
новлена нотариальная форма. Пункт 2 ст. 358.18 ГК закрепил, что государст-
1
Аветисян С. Правовая природа гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав
// ИС. Авторское право и смежные права. 2017. N 2. С. 25 - 32.
46
венная регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответ-
ствии с правилами части четвертой ГК.
Залог исключительного права на объекты, подлежащие государственной
регистрации, должен быть в надлежащем порядке зарегистрирован. Государ-
ственная регистрация залога этого права, а также государственная регистра-
ция предоставления права использования такого результата или такого сред-
ства по договору осуществляются посредством государственной регистрации
соответствующего договора (п. 3 ст. 1232 ГК)
1
.
В соответствии с п. 7 ст. 1232 ГК договор залога исключительного права
подлежит регистрации в том случае, если государственная регистрация ре-
зультата интеллектуальной деятельности может быть осуществлена по жела-
нию правообладателя, например, таких объектов, как программы ЭВМ, базы
данных и топологии интегральных микросхем
2
. Если эти объекты не будут
зарегистрированы, то и договор залога прав на них регистрировать не надо.
Так, п. 7 ст. 1452 ГК говорит о регистрации договора залога исключительно-
го права на топологию интегральной микросхемы при зарегистрированной
топологии. Однако нормы ст. 1262 ГК в отношении программы ЭВМ и базы
данных не содержат такого условия. Но чтобы на практике не возникало
спорных ситуаций при составлении договора в отношении залога исключи-
тельных прав на программу для ЭВМ, можно рекомендовать поступать по
аналогии, как с топологией интегральной микросхемы.
С 1 октября 2014 г. на основании Федерального закона от 12 марта 2014
г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гра-
жданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации"
3
регистрируется не сам договор, а залог. Основа-
нием для государственной регистрации залога исключительного права явля-
1
Договорное право Роـссـииـ: реформирование, проблемы и теـндـенـциـи развития: монография / Е.ـЕ. Богданова,
Л.Ю. Ваـсиـлеـвсـкаـя, Е.С. Гринь и дрـ.; под общ. реـд. Л.Ю. Василевской. М.: НОـРМـА, ИНФРА-М, 2016.
2
Данилин С.Н., Боـриـсоـв А.Н. Права на реـзуـльـтаـты интеллектуальной деятельности и срـедـстـва индивидуали-
зации. Комментарий к ча
ـстـи четвертой Гражданского коـдеـксـа РФ (постатейный). М.: Деـлоـвоـй двор, 2015.
3
Федеральный закон от 12ـ.0ـ3.ـ20ـ14 N 35-ФЗ «О внـесـенـии изменений в чаـстـи первую, вторую и чеـтвـерـтуـю
Гражданского кодекса Роـссـийـскـой Федерации и отـдеـльـныـе законодательные акты Роـссـийـскـой Федерации»
//Собрание заـкоـноـдаـтеـльـстـва РФ. 2014. N 11. Ст. 11ـ00ـ.
47
ется заявление. Моментом перехода исключительных прав в режим заложен-
ного имущества признается момент регистрации залога права.
Государственная регистрация залога исключительного права осуществ-
ляется по заявлению сторон договора на основании п. 3 ст. 1232 ГК.
Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон
договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению
должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
- удостоверенная нотариусом выписка из договора;
- сам договор;
- вид договора;
- сведения о сторонах договора;
- предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего ис-
ключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации.
В связи с изменением подхода законодателя к объекту регистрации в
ныне действующие подзаконные акты, связанные с регистрацией залоговых
отношений в праве интеллектуальной собственности, будут внесены соответ-
ствующие изменения.
Чаще всего в залоговых правоотношениях исключительных прав исполь-
зуются объекты патентного права, селекционные достижения, топологии ин-
тегральных микросхем, программы ЭВМ и базы данных. В силу того, что
объекты авторского права и смежных прав не регистрируются, соответствен-
но, не подлежит государственной регистрации и залог. При этом для залого-
держателя есть риск не узнать о достоверной принадлежности исключитель-
ного права на объекты авторского права и смежных прав, например, если
правообладатель передал эти права по лицензионному договору.
В США залогодатель более защищен в этом плане. В Законе "Об автор-
ском праве" в США определено, что "залог авторских прав либо любого из
исключительных прав, являющегося частью авторских прав", должен быть
зарегистрирован в Бюро по регистрации авторских прав как вид "передачи
48
права собственности на авторские права". Особый научный интерес пред-
ставляет и то, что авторские права в США не подлежат обязательной госу-
дарственной регистрации, несмотря на обязательную регистрацию финансо-
вых операций с ними. Таким образом, в отличие от России, в которой прак-
тическая возможность залога исключительных прав авторов произведений
ставится под сомнение, в США активно используется данная правовая конст-
рукция
1
.
Залог во многих странах носит природу ограниченных вещных прав, а не
только выступает способом обеспечения исполнения обязательств.
В п. 1 ст. 1227 ГК интеллектуальные права независимы от права собст-
венности на материальный носитель (вещь), в котором выражен объект ин-
теллектуальной деятельности, например, собственник картины может быть
совсем не автором-художником этой картины. В соответствии с изменениями
законодательства, которые вступили в силу 1 октября 2014 г., независимость
интеллектуальных прав не только от права собственности, но и от других
вещных прав прямо закреплена в законе.
В практике до принятия изменений законодательства 2014 г. также
встречались случаи, когда нормы о праве собственности не применялись к
интеллектуальным правам. Так, например, ООО "Агропромуслуга" (далее -
общество) обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением
к Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району
г. Пензы о признании недействительным решения от 30 июня 2009 г. N 12-
09/28 в части начисления пеней и применения налоговой ответственности по
ст. 123 НК РФ в виде штрафа. Подпунктом 4 п. 1 ст. 309 НК РФ предусмот-
рено, что к доходам иностранной организации от источников в РФ относятся
доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности. К таким доходам, в частности, относятся платежи любого вида, полу-
чаемые в качестве возмещения за использование или за предоставление права
1
Демьянченко Д.А. Срـавـниـтеـльـноـ-пـраـвоـвоـе исследование регулирования заـлоـга исключительных прав в
роـссـийـскـом и зарубежном заـкоـноـдаـтеـльـстـве // Международное пуـблـичـноـе и частное прـавـо. 2013. N 4. С. 33 -
35.
49
использования любого авторского права на произведения литературы, искус-
ства или науки, включая кинематографические фильмы и фильмы или записи
для телевидения или радиовещания, использование (предоставление права
использования) любых патентов, товарных знаков, чертежей или моделей,
планов, секретной формулы или процесса либо использование (предоставле-
ние права использования) информации, касающейся промышленного, ком-
мерческого или научного опыта. Суд при рассмотрении дела указал, что ре-
зультаты интеллектуальной деятельности относятся к категории нематери-
альных активов, поэтому к отношениям, связанным с использованием и за-
щитой исключительных прав, неприменимы нормы о праве собственности,
относящиеся к вещным правам. Статьями 1233 и 1234 ГК установлено, что
правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключитель-
ным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации любым способом, не противоречащим закону и существу
такого исключительного права, в том числе путем его отчуждения по догово-
ру об отчуждении исключительного права или по лицензионному договору.
По договору об отчуждении исключительного права правообладатель пере-
дает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право в
полном объеме приобретателю. Оценив имеющиеся в материалах дела доку-
менты, в том числе договор продажи технологии и ноу-хау для производства
тормозных колодок, заключенный между обществом и иностранной органи-
зацией "Синтер д.о.о." (Республика Словения), суды нескольких инстанций
пришли к выводу о том, что денежные средства, перечисленные в адрес ино-
странной организации по данному договору, являются ее доходом, получен-
ным от источника в Российской Федерации, поскольку рассматривать доход,
полученный иностранной организацией, являющейся правообладателем, в
результате правоотношений, связанных с использованием исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности, в качестве дохода, полу-
ченного организацией от продажи принадлежащего ей на праве собственно-
сти имущества, неправомерно. При таких обстоятельствах начисление обще-
50
ству спорной суммы пени признано судами законным
1
. Определением ВАС
РФ от 30 мая 2011 г. N ВАС-5258/11 отказано в передаче дела в Президиум
ВАС РФ.
На наш взгляд, несмотря на идущий процесс восполнения пробелов за-
конодательства в отношении залога исключительных прав, на практике необ-
ходимо подробно прорабатывать условия договоров при залоге прав отдель-
ных результатов интеллектуальной деятельности. Законодателю еще понадо-
бится совершенствовать нормы, которые позволяли бы коммерчески выгод-
ное применение данных договорных конструкций и реализацию обращения
взыскания на такой специфический предмет залога.
2.2. Государственная регистрация договора о залоге исключительного
права на объекты интеллектуальной собственности
На современном этапе развития нашей страны, когда взят курс на инно-
вационную экономику, основанную на постоянном технологическом совер-
шенствовании, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции,
несомненно, актуальными являются задачи вовлечения объектов интеллекту-
альной собственности в экономический оборот и их коммерциализация. Вме-
сте с тем инновационная и внедренческая деятельность требуют притока фи-
нансирования за счет не только государства, но и частных инвесторов, что
возможно, например, путем получения кредитов и займов и заключения до-
говоров о залоге.
Кредит используют как крупные корпорации, объединения и предпри-
ятия, так и малый бизнес, как государство, так и физические лица. Благодаря
возможности использовать кредит сокращается время для удовлетворения
социально-экономических, государственных, хозяйственных (предпринима-
тельских) и личных потребностей.
Традиционным видом обеспечения кредитного обязательства выступает
1
Постановление ФАС Поـвоـлжـскـогـо округа от 29 деـкаـбрـя 2010 г. N А4ـ9-ـ82ـ15ـ/2ـ00ـ9 //СПС КонсультантПлюс.
51
залог. Согласно пункту 1 статьи 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обес-
печенному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае
неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества (имущественных прав) преимущественно
перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (за-
логодателя). В случаях и в порядке, установленных законодательством, удов-
летворение требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству
может осуществляться путем передачи предмета залога в собственность за-
логодержателя.
Предметом залога могут быть исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуализации, охраняемые
гражданским законодательством (часть 4 ГК РФ), как и другие имуществен-
ные права, за исключением прав, уступка которых другому лицу запрещена
законом (п. 1 ст. 336 ГК РФ).
В четвертом абзаце пункта 12 Постановления Пленумов Верховного Су-
да и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009
года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в дейст-
вие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмече-
но, что имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации могут выступать в каче-
стве предмета залога при условии, что допустимо их отчуждение от правооб-
ладателя. Не могут выступать в качестве предмета залога личные неимуще-
ственные права. Не могут быть предметом залога право следования на произ-
ведения искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музы-
кальных произведений, а также исключительное право на фирменное наиме-
нование и исключительное право на наименование места происхождения то-
вара
1
.
Возможность залога исключительных прав на результаты интеллекту-
1
Клишина И.В. Заـклـючـенـие договора о заـлоـге исключительного права на обـъеـктـы интеллектуальной собст-
венности // Имـущـесـтвـенـныـе отношения в Роـссـийـскـой Федерации. 2013. N 4. С. 94 - 10ـ6.