82
П. 2 ст. 1539 определяет исключительное право на коммерческое обо-
значение в его негативной функции: не допускается использование ком-
мерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно
принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначе-
ние сходного до степени смешения с фирменным наименованием товарным
знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозна-
чением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее ис-
ключительное право возникло ранее.
Пункт 3 ст. 1539 определяет правовые последствия нарушения ис-
ключительного права на коммерческое обозначение: правонарушитель обя-
зан по требованию правообладателя прекратить использование коммерче-
ского обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.
Указанные неблагоприятные последствия аналогичны тем, которые преду-
смотрены пунктом 4 ст. 1474 ГК РФ в отношении нарушителей исключи-
тельного права на фирменное наименование.
Пункт 2 ст. 1540 содержит норму о том, что исключительное право на
коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не исполь-
зует его в течение года. Эта норма перекликается с нормой пункта 1 ст. 21.1
Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», со-
гласно которой юридическое лицо, которое в течение последних 12 меся-
цев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соот-
ветствующего решения, не представляло документы отчетности, преду-
смотренные российским законодательством о налогах и сборах, и не осу-
ществило операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фак-
тически прекратившим свою деятельность.
Касаемо указанной выше нормы следует отметить, что не совсем по-
нятно, каким образом будет определяться указанный срок, если начало его
83
течения, определяется именно моментом начала фактического использова-
ния коммерческого обозначения.
Более того, как справедливо отмечает Г. Соколова, к сожалению, за-
конодатель не дополнил данный пункт ответами на вопросы, с какой даты
отсчитывается указанный срок, кто может выступить инициатором пре-
кращения исключительного права на коммерческое обозначение, требуется
ли при этом соблюдение каких-либо процедурных моментов
1
.
Следует полагать, что, как и в случае с фирменным наименованием,
действие исключительного права на коммерческое обозначение во времени
не ограничено каким-либо конкретным сроком. В принципе указанный
срок напрямую зависит от длительности существования предприятия, кото-
рое коммерческое обозначение индивидуализирует.
Предполагается, что упомянутый годичный срок неиспользования
коммерческого обозначения может быть исчислен в любой период на про-
тяжении действия исключительного права с даты обнаружения такого не-
использования.
Еще одним критерием охраноспособности коммерческого обозначе-
ния является известность обозначения в пределах определенной террито-
рии в отношении конкретного предприятия (п. 1 ст. 1539 ГК РФ).
В условиях отсутствия правового регулирования коммерческих обо-
значений большинство исследователей выделяло признак общеизвестности
указанных объектов в качестве основного
2
. Например, отмечалось, что дан-
ное наименование охраняется без специальной регистрации именно в силу
его общеизвестности на основании ст. 6-bis Парижской конвенции по
1
Соколова Г. Коммерческое обозначение: защита от конкурентов // Предпринима-
тель без образования юридического лица. 2009. № 1. С. 28.
2
См., напр.: Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты
коммерческого использования. СПб., 1999. С. 123.
84
охране промышленной собственности
1
. Вместе с тем приведенные правила
Парижской конвенции не подходят в качестве нормативной базы для ком-
мерческих обозначений, так как регламентируют правовой режим общеиз-
вестных товарных знаков.
В свою очередь, нормы четвертой части ГК РФ, посвященные ком-
мерческим обозначениям, не содержат требований к оценке известности
данных средств индивидуализации.
На известность коммерческих обозначений могут повлиять следую-
щие факторы:
- интенсивное использование коммерческого обозначения на опреде-
ленной территории (способы использования коммерческого обозначения,
широкая рекламная кампания, среднегодовое количество потребителей то-
варов и услуг правообладателя и т.д.);
- срок использования обозначения в коммерческом обороте.
Как нам кажется, без издания специальных нормативных актов, дета-
лизирующих признаки «различимости», «известности» и «территориально-
сти» коммерческого обозначения, применить на практике нормы п. 3 ст.
1539 ГК РФ об ответственности (прекращении незаконного использования
и возмещении убытков) будет достаточно затруднительно.
Таким образом, учитывая отсутствие в законодательстве четких кри-
териев определения известности коммерческих обозначений, а также слож-
ности в установлении момента возникновения исключительного права на
коммерческое обозначение, можно прийти к заключению о необходимости
введения процедуры государственной регистрации коммерческих обозна-
чений в компетентном органе (федеральном или территориальном) как ос-
нования предоставления правовой охраны рассматриваемым объектам.
1
Комментарий части второй Гражданского кодекса РФ / Под ред. В.Д. Карповича.
М., 1996. С. 325. (Автор главы - Е.А. Суханов.)
85
В этом смысле следует обратить внимание на конструкцию, полу-
чившую название «trade name», законодательно закрепленная в странах ан-
глосаксонской системы права
1
.
В частности, в соответствии с законодательством Виргинии торговое
имя (trade name) характеризуется как вымышленное имя (fictitious or as-
sumed trade name) коммерсанта, применяемое в процессе осуществления
предпринимательской деятельности и отличное от легального имени физи-
ческого лица или от наименования, под которым субъект был зарегистри-
рован Государственным комитетом штата по делам корпораций.
Правом на использование торгового имени обладают физические ли-
ца, партнерства, компании с ограниченной ответственностью и корпорации.
Поскольку торговое имя является вымышленным, отличным от легального
имени, для целей ясности торгового оборота установлено следующее пра-
вило: торговое имя может применяться в процессе осуществления коммер-
ческой деятельности только после подачи заявки на регистрацию такого
имени Секретарю окружного суда округа или города, в котором предпола-
гается осуществлять коммерческую деятельность под вымышленным
наименованием (§ 59.1-69 of the Code of Virginia).
Департамент по лицензированию штата Вашингтон определяет поня-
тие «trade name» следующим образом: торговое имя – это любое наимено-
вание, используемое в процессе осуществления торгово-промышленной де-
ятельности, которое не включает в себя полное легальное имя всех соб-
ственников соответствующего торгово-промышленного предприятия. При-
менительно к компаниям с ограниченной ответственностью (limited partner-
ship) и корпорациям (corporation) торговым именем признается любое
наименование, которое тем или иным образом отличается от имени, под
которым субъект был зарегистрирован и внесен в реестр Секретарем штата.
1
См.: Белова ДА. Правовая охрана фирменных наименований и коммерческих обо-
значений в Российской Федерации. Дис… канд.юр.наук. / М. 2004. С. 29-46.
86
Торговое имя, как правило, не содержит указания на правовой статус
своего владельца. Оно обращено к публике, в связи с чем представляет со-
бой звучное, простое и запоминающееся словесное обозначение. Например,
корпорация, зарегистрированная Секретарем штата путем внесения в ре-
естр под наименованием «Ginger's Sweets Emporium, Inc.», может осу-
ществлять предпринимательскую деятельность, используя следующие тор-
говые имена: Ginger's, Ginger's Sweets, Ginger's Emporium, Sweets
Emporium, Ginger's Sweets Emporium (рассмотренный пример приведен Де-
партаментом по лицензированию штата Вашингтон).
Субъект предпринимательской деятельности может зарегистрировать
несколько торговых имен. Предельное количество торговых имен, которые
могут принадлежать субъекту, в законодательном порядке не установлено.
Таким образом, в соответствии с законодательством США торговое
имя (trade name) представляет собой дополнительное, наряду с собственно
наименованием, средство индивидуализации субъекта предприниматель-
ской деятельности, зарегистрированное в установленном законом порядке.
Здесь ясно прослеживается аналогия указанного понятия «trade name»
со средством индивидуализации предприятия предложенной нашим граж-
данским законодательством – «коммерческим обозначением», но как видно
в США правовая охрана такому обозначению предоставляется на основа-
нии закрепления его в качестве дополнительного средства индивидуализа-
ции в регистрационных документах юридического лица, то есть после гос-
ударственной регистрации.
На наш взгляд, учитывая сложности в установлении момента возник-
новения исключительного права на коммерческое обозначение, и как след-
ствие уязвимость коммерческих отношений по отношению к таким сред-
ствам индивидуализации как товарный знак и знак обслуживания, а также
оценивая приведённый выше иностранный опыт, считаем, что процедура
регистрации коммерческих обозначений в органе, осуществившем государ-
87
ственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя необходима
1
.
В связи с этим, мы предлагаем, пункт 1 статьи 1539 изложить в сле-
дующей редакции:
1. Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю при-
надлежит исключительное право использования коммерческого обозначе-
ния в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприя-
тия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого
обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объ-
явлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение
зарегистрировано в органе, осуществившем государственную регистрацию
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также в дру-
гих случаях, предусмотренных международным договором Российской Фе-
дерации.
Право на товарный знак и знак обслуживания
Права на товарный знак и знак обслуживания, как правило, наиболее
часто являются предметом соглашений о франчайзинге. Наиболее часто
право на товарный знак, является предметом производственного фран-
чайзинга, а право на знак обслуживания – франчайзинга сервисного.
Нам представляется, что их правовая природа имеет несколько черт
позволяющих их отождествлять, в связи с этим может возникнуть ряд
трудностей при предоставлении прав на них, а также при их регистрации.
1
В подтверждении данной позиции также высказывались: Юлианна Табастаева
Франчайзинг в России: правовое регулирование и актуальная судебная практика // Хозяй-
ство и право 2007 № 7; Д.А. Шишикин Проблема совершенствования правового регули-
рования институтов исключительных прав на фирменные наименования и коммерческие
обозначения в правовой науке и гражданском законодательстве // Российская юстиция
2006 № 12
88
Товарные знаки и знаки обслуживания выступают, как средства, ин-
дивидуализирующие производимую продукцию (товары, услуги, результа-
ты работ).
В нашей стране правовое положение товарных знаков и знаков об-
служивания до недавнего времени определялось законом «О товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
1
,
а также другими законами и подзаконными актами, которые в связи с
вступлением в силу 1 января 2008 года федерального закона «О введении в
действие части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации»
утрачивают силу, а правовое положение данных средств индивидуализации
теперь определяться § 2 гл. 76 ГК РФ. Поэтому правовое положение дан-
ных средств индивидуализации правильнее будет определять в сравнении с
ранее действующим законодательством о данных объектах.
Согласно ст. 5 Закона о товарных знаках в качестве товарных знаков
и знаков обслуживания могли быть зарегистрированы словесные, изобрази-
тельные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный
знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
Данное положение практически полностью сохраняется в ст. 1482 четвёр-
той Части ГК РФ.
Можно констатировать, что знаки обслуживания по своему правово-
му режиму приравнены к товарным знакам, и требования, предъявляемые к
ним, не имеют каких-либо существенных особенностей по сравнению с
требованиями, предъявляемыми к последним. Сказанное вытекает из опре-
деления товарного знака и знака обслуживания, содержащегося в ГК РФ.
Грань между знаками обслуживания и товарными знаками проводят обыч-
но по объекту маркировки
2
. Товарные знаки служат целям индивидуализа-
ции товаров, представленных главным образом телесными рукотворными
1
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2322.
2
См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федера-
ции. С. 557.
89
объектами, а знаки обслуживания – целям индивидуализации действий
участников гражданского оборота, которые завершаются либо не заверша-
ются появлением овеществленного результата. Между тем, по мнению не-
которых авторов, эта грань достаточно зыбкая, поскольку законодательство
о товарных знаках и знаках обслуживания не дает определений товара и
услуги для целей своего применения. Например, Закон о конкуренции вво-
дит понятие товара как продукта деятельности (включая работы, услуги),
предназначенного для продажи, обмена или иного введения в оборот. Кро-
ме того, одно и то же обозначение может быть заявлено на регистрацию,
как по классу товаров, так и по классу услуг
1
.
Юридическое равенство знаков обслуживания и товарных знаков
установлено и международными соглашениями. Так, согласно ст. 16 Дого-
вора «О законах по товарным знакам» 1994 г., участницей которого с 11
мая 1998 г. является и Россия, любая договаривающаяся сторона применяет
к знакам обслуживания соответствующие положения Парижской конвен-
ции в отношении товарных знаков и регистрирует их. В соответствии с п. 1
ст. 15 Соглашения ТРИПС любое обозначение или любая комбинация обо-
значений, с помощью которых можно отличить товары или услуги одного
предприятия от товаров или услуг другого предприятия, могут быть товар-
ным знаком.
Хотя существующая грань между товарным знаком и знаком обслу-
живания представляется несколько размытой, тем не менее, ставить знак
равенства между этими средствами индивидуализации не правильно, пото-
му что, признавая их равное правовое положение, законодатель, по сути,
признает лишь их равное право на существование и защиту, на основании и
1
Согласно Ниццкому соглашению о Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков 1957 г. все виды товаров разбиты на 34 класса, а виды услуг
– на 8 классов. Классы услуг охватывают, в частности, транспортировку грузов, хранение,
строительство, страхование, банковские операции, развлечения.
90
с момента государственной регистрации, вне зависимости от того, какой
именно объект потребления они выделяют из общей массы.
В свете вступивших в силу изменений положение товарного знака и
знака обслуживания, как различающихся средств индивидуализации только
закрепляется, поскольку в ст. 1477 четвёртой части ГК РФ законодатель
проводит чёткую границу между данными средствами индивидуализации –
определяя, что товарные знаки служат для индивидуализации товаров юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей, а знаки обслужива-
ния для индивидуализации выполняемых юридическим лицом, либо инди-
видуальным предпринимателем работ или оказываемых услуг. Тем более
данное различие законодатель подтверждает тем что, по сути, правила ГК
РФ, определяющие правовое положение товарных знаков к знакам обслу-
живания применяются по аналогии (из смысла п. 2 ст. 1477 ГК РФ).
Секрет производства (ноу-хау) и иная информация имеющая зна-
чение для извлечения прибыли.
Передача права использования в своей деятельности коммерчески
значимой информации, в комплексе исключительных прав, имеет значение
для всех видов франчайзинга, так как данный вид информации имеет ре-
шающее значение для организации предпринимательской деятельности.
Значение данного вида информации проявляется в сохранении положи-
тельной деловой репутации, которая, как известно, следует за средствами
индивидуализации.
Действительно, предоставление правообладателем некой совокупно-
сти средств индивидуализации товара, а также оборудования для использо-
вания в организации предпринимательской деятельности правообладате-
лем, без предоставления соответствующей информации по её правильному
использованию, может стать не только бесполезным для пользователя, но
также может причинить вред интересам правообладателя. В этом смысле
91
информация становиться ключевым ресурсом для извлечения прибыли, то
есть приобретает статус коммерчески значимой.
Здесь особый интерес представляют понятия «охраняемая коммерче-
ская информация» и «секрет производства (ноу-хау), а также их соотноше-
ние и сочетание.
Значимость информации в современном обществе всё более возраста-
ет. Основной причиной такого роста является то, что информация стала
выступать в качестве товара. Тем более это подтверждается возможностью
передачи её в том или ином виде, по возмездным договорам, таким как со-
глашение о франчайзинге. Информация становится наиболее важным,
наиболее значимым товаром, поскольку без наличия необходимой инфор-
мации невозможно развитие высокотехнологичных производств, обеспечи-
вающих жизнедеятельность современного человечества. Преимуществен-
ным трудом становится процесс создания и переработки информации. В
связи с этим информацию зачастую называют четвертым основным эконо-
мическим ресурсом наравне с природными ресурсами, капиталом и трудом,
являющимся при этом необходимым условием их эффективного использо-
вания. Именно поэтому при классификации «коммерческой информации»,
прежде всего, необходимо обращать внимание на такой её признак, как то-
варный характер, способность быть объектом гражданского оборота.
Термин «информация» и различные его модификации (документиро-
ванная информация (документ), конфиденциальная информация, массовая
информация, персональные данные, информационные услуги и другие)
широко используются в нормативных правовых актах.
Впервые на законодательном уровне определение информации было
дано в ст. 2 ныне утратившего силу Федерального закона от 20 февраля
1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информа-
ции», где под информацией понимались сведения о лицах, предметах, фак-