34
или предоставления другому лицу права использования соответствующего
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в
установленных договором пределах (лицензионный договор) (п. 1 ст. 1233
ГК РФ).
Сфера действия залога исключительных прав определена в
Гражданским кодексом Российской Федерации (п. 1 ст. 358.18) следующим
образом: исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации могут быть предметом залога в
той мере, в какой правила Кодекса допускают их отчуждение.
Анализ части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации,
содержащей положения об интеллектуальной собственности,
свидетельствует о том, что из числа всех результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, которым предоставляется
правовая охрана (ст. 1225 ГК РФ), запрет на отчуждение установлен лишь в
отношении исключительных прав на такие объекты интеллектуальной
собственности (средства индивидуализации), как фирменные наименования
юридических лиц и наименования мест происхождения товаров. Так,
согласно п. 2 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации
распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том
числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права
использования фирменного наименования) не допускается. Аналогичная
норма действует и в отношении наименований мест происхождения товаров
(п. 4 ст. 1519 ГК РФ).
Исключительные права на иные результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации включают в свое содержание
возможность ими распоряжаться, в том числе путем отчуждения указанных
исключительных прав.
Правда, некоторые нормы, регламентирующие договоры об
отчуждении исключительных прав, одновременно предусматривают и
ограничения прав сторон, связанных с заключением таких договоров. Так,
35
согласно п. 1 ст. 1365 Гражданского кодекса Российской Федерации по
договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную
модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна
сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать
принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат
интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне
(приобретателю патента). Однако здесь же (п. 2 данной статьи)
предусмотрено, что отчуждение исключительного права на промышленный
образец не допускается, если оно может стать причиной введения
потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. В
последнем случае следует признать, что исключительное право на такой
промышленный образец не может быть и предметом залога.
Весьма важная особенность договоров залога исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
(вернее, некоторых из них) состоит в том, что в определенных случаях
требуется их государственная регистрация, которая должна осуществляться в
соответствии с правилами раздела VII Кодекса (п. 2 ст. 358.18).
Имеются в виду те случаи, когда сам результат интеллектуальной
деятельности (средство индивидуализации) признается и охраняется законом
лишь при условии его государственной регистрации. Согласно п. 2 ст. 1232
ГК РФ если результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации подлежит в соответствии с Кодексом государственной
регистрации, то залог этого права также подлежит государственной
регистрации, которая осуществляется посредством регистрации
соответствующего договора залога.
К числу отдельных результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, исключительное право на которые, будучи
предметом залога, делает необходимой государственную регистрацию
договора залога, относятся, в частности: изобретения, полезные модели и
36
промышленные образцы (ст. 1353 ГК РФ); селекционные достижения (ст.
1414 ГК РФ); товарные знаки и знаки обслуживания (ст. 1480 ГК РФ).
Применительно к некоторым результатам интеллектуальной
деятельности обязанность их государственной регистрации не
предусмотрена, но их правообладатели наделены правом зарегистрировать
результат интеллектуальной деятельности. К примеру, автор (иной
правообладатель) программы ЭВМ или базы данных может по своему
желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности (ст. 1262 ГК РФ). Видимо, в подобных случаях и залог
исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной
деятельности будет подлежать государственной регистрации.
Некоторые изменения внесены в законоположения о порядке
осуществления правообладателем (залогодателем) исключительного права,
переданного в залог, в период действия договора залога. Ранее в ГК РФ
имелась норма, определяющая, что в случае заключения договора о залоге
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия
этого договора использовать соответствующий объект интеллектуальной
собственности и распоряжаться исключительным правом на указанный
объект без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное
(п. 5 ст. 1233). Законопроектом, принятым в первом чтении,
предусматривалось перенести данную норму в статью, посвященную залогу
исключительных прав, без изменения ее содержания (п. 4 ст. 358.16 в
редакции законопроекта).
Как можно видеть, в окончательной (действующей) редакции ст. 358.18
ГК РФ (п. 4) данная норма воспроизведена, но с одним исключением: теперь
залогодатель без согласия залогодержателя не вправе отчуждать заложенное
исключительное право, если иное не предусмотрено договором залога.
37
Нельзя не обратить внимание также на законоположения,
регламентирующие порядок правового регулирования отношений, связанных
с залогом исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, за рамками специальных правил
об этом виде залога. Согласно п. 3 ст. 358.18 ГК РФ к договору залога
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации применяются общие положения о залоге (ст. 334
- 356 ГК РФ), поскольку иное не установлено Кодексом и не вытекает из
содержания или характера соответствующих прав.
Если же предметом залога являются права по договору об отчуждении
исключительного права либо права по лицензионному договору, к такому
договору залога подлежат субсидиарному применению положения о залоге
обязательственных прав (требований) (ст. 358.1 - 358.8 ГК РФ).
Залог исключительных прав является одним из инструментов
коммерциализации интеллектуальной собственности. Однако у нас в стране
он пока является новым и не исследованным ни для патентных поверенных,
ни для юристов, хотя раздел «Общая часть обязательственного права» части
первой ГК РФ содержит ряд общих положений (ст. 334-358), посвященных
этому вопросу.
До принятия четвертой части ГК РФ обсуждение проблемы залога
исключительных прав заканчивалось отрицанием такой возможности.
Считалось, что быть такого не может, хотя 10 лет назад некоторые патентные
поверенные предсказывали использование интеллектуальной собственности
в качестве гаранта инвестиций в РФ. После принятия четвертой части ГК РФ
ситуация изменилась – статьями 346 и 1233 (п. 5) ГК РФ допускается
распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации путем залога. Охраняемые
результат интеллектуальной и приравненные к ним средство
индивидуализации, исключительные права на которые могут выступать в
качестве предмета залога, перечислены в статье 1225 ГК РФ.
38
И это уже не только теория.
У скандально известного основателя финансовой пирамиды «МММ»
Сергея Мавроди были арестованы авторские права на новую книгу, которую
он написал после выхода из тюрьмы.
1
Управление службы судебных приставов по г. Москве за задолжен-
ность перед банком арестовало один из товарных знаков ОАО
«Арбатпрестиж». Теперь право на товарный знак подлежит реализации с
торгов в соответствии с законодательством об исполнительном производстве,
и если товарный знак продадут, вырученные деньги пойдут на погашение
задолженности перед банком.
2
Основанием залога исключительных прав является договор между
залоговым кредитором (залогодержателем) и должником (залогодателем).
Очевидно, что цель кредитора – минимизировать вероятность ущемления
своих интересов в случае неисполнения обязательств должником. Это
обеспечивается обращением взыскания на заложенные исключительные
права и их реализацией.
Механизм обращения взыскания на столь специфический предмет
залога, как исключительные права – дело непростое. В этой связи важным
нормативным актом является вступивший в силу в январе 2009 года
Федеральный закон № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием порядка обращения
взыскания на заложенное имущество». Существует мнение, что этот закон –
часть антикризисных мероприятий российского правительства, поскольку
принят он был в сжатые сроки, но тем не менее, появились правовые нормы,
регулирующие обращение в гражданском обороте исключительных прав на
результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации
посредством залога.
1
www.newizv.ru/news/2008-08-06/95346/
2
www.tfh-uk.com/ru/tax-news/06-08-2009/#_Toc237325992
39
В марте 2009 года Министерством юстиции РФ был зарегистрирован
«Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки,
знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных,
топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой
концессии на использование объектов интеллектуальной собственности,
охраняемых в соответствии с патентным законодательством РФ».
Регламентом предусмотрены процедура регистрации договора залога
исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, товарный знак, топологию интегральной микросхемы и процедура
регистрации перехода без договора исключительного права на эти объекты
при обращении взыскания на имущество правообладателя. Таким образом,
комплект нормативных документов, позволяющих распоряжаться
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации путем залога, уже имеется, поэтому будем
надеяться, что и механизм в скором будущем заработает.
Договор залога исключительных прав должен работать в связке с
кредитным договором, поскольку договор залога заключается с целью
обеспечения принятых обязательств. Так, согласно договору залога
залогодержатель обязуется предоставить залогодателю (владельцу
исключительных прав) кредит в определенном размере на определенных
условиях, которые прописываются в договоре залога.
Необходимые и достаточные для залога имущественного права условия
следующие:
- способность имущественного права к отчуждению;
- возможность денежной оценки имущественного права.
Исключительное право, являющееся предметом залога, оценивается по
соглашению сторон (залогодателя и залогодержателя) и обеспечивает
40
залогодержателю возврат суммы кредита, уплату процентов за пользование
им, возмещение расходов по взысканию задолженности с залогодателя, а
также убытков залогодержателя, возникших в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения залогодателем обязательств по кредитному
договору.
Что же делает залогодержатель при неисполнении залогодателем своих
обязательств?
Обращение взыскания на исключительное право, обремененное
залогом, осуществляется в порядке, установленном ст. 349 ГК РФ и является
самой сложной операцией в залоговом механизме. Обращение взыскания на
заложенное исключительное право возможно, как в судебном, так и во
внесудебном порядке (на основе письменного соглашения залогодателя и
залогодержателя).
Неисполнение судебного решения связано с отсутствием у ответчика
денежных средств и имущества. Это ведет к возбуждению процедуры
банкротства и открытию конкурсного производства, цель которого –
справедливое распределение оставшегося у должника имущества между
кредиторами.
Лица, являющиеся обладателями исключительных прав, часто бывают
должниками, однако на практике обращение взыскания на эти права
осуществляется редко, хотя они могут быть реализованы при продаже с
публичных торгов в качестве предмета залога либо при продаже имущества
предприятия-должника при внешнем управлении или конкурсном
производстве в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ.
Когда накопится достаточная правоприменительная практика сказать
трудно, тем не менее Постановлением Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой ГК РФ» от 26 марта 2009 г. № 5/29 в разделах 12 и 20 даны
www.garant.ru/article/6669/ , а также www.directorinfo.ru/Article.aspx?id=12884&iid=496
41
следующие разъяснения, которые подлежат применению при рассмотрении
судебных дел, связанных с залогом исключительных прав на результат
интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, и касающиеся
обращения взыскания на заложенное исключительное право:
- договор залога исключительных прав подлежит государственной
регистрации в случае если результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации, права на которые являются предметом залога,
подлежат регистрации в соответствии с ГК РФ (п. 2 ст. 1232);
- в случае заключения договора о залоге исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого
договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или
такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом
на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если
договором не предусмотрено иное (п. 5 с. 1233 ГК РФ);
- выступать в качестве предмета залога имущественные права на
результат интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средство
индивидуализации могут лишь при условии, что допустимо их отчуждение
от правообладателя.
Личные неимущественные права не могут выступать в качестве
предмета залога.
В договоре о залоге должно быть определено заложено ли
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и в каком объеме.
В силу ст. 1241 ГК РФ при обращении взыскания на имущество
правообладателя исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации, на которое может быть
обращено взыскание в предусмотренных Кодексом случаях, к другому лицу
переходит без заключения договора.
42
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество и порядок
его реализации, особенности правового положения кредиторов, требования
которых обеспечены залогом, строго регламентированы (см. Закон РФ «О
залоге», ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ГК РФ, ФЗ 102 «О
несостоятельности (банкротстве)», Основы законодательства РФ «О
нотариате», ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Проанализируем, какие проблемы могут возникнуть в связи
обращением взыскания на столь специфическое имущество предприятия-
должника, как исключительные права. В соответствии с п. 4 ст. 78 ФЗ «Об
исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ требования
залогодержателя удовлетворяются из выручки от продажи заложенного
имущества после погашения расходов на проведение торгов.
Реализация (продажа) имущественных прав в соответствии со ст. 350
ГК РФ осуществляется путем проведения открытых торгов в форме
аукциона. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в
день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Реализованное
имущество должника передается залогодержателю (взыскателю) и
оформляется актом приема-передачи, который служит основанием для
государственной регистрации перехода прав от прежнего правообладателя
новому.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности не
является товаром широкого потребления, поэтому продажа исключительных
прав на результат интеллектуальной деятельности путем проведения
открытых торгов в форме аукциона является достаточно проблематичной.
Возможно, чуть лучше будет обстоять дело с исключительными
правами на товарные знаки, поскольку они более востребованы на рынке.
В нашей стране становится популярным такой способ реализации
имущества, как торги. Как правило, с торгов реализуется имущество,
имеющее определенные обременения (арестованное, изъятое, заложенное),
43
или не имеющее собственника и/или имеющее собственником безнадежного
должника.
Ниже дается примерный порядок проведения торгов в форме аукциона,
при этом документами, регулирующими порядок организации и проведения
торгов в РФ, является ГК РФ (ст. 447-449) и ФЗ «Об исполнительном
производстве». Для того чтобы торги прошли без нарушений действующего
законодательства и не могли быть оспорены в дальнейшем, необходимо:
-Решить, кем будут проводиться торги;
- Определить форму торгов (аукцион или конкурс, открытые или
закрытые);
- Подготовить извещение о торгах – разослать участникам или
опубликовать в СМИ.
Следует помнить, что обращение взыскания возможно только на
исключительные права, принадлежащие хозяйствующему субъекту. Поэтому
перед проведением торгов следует провести инвентаризацию проверив, что
эти права подтверждены документально и принадлежат должнику, а не
уступлены другому лицу.
Иначе не исключена ситуация, когда права на продаваемое на торгах
имущество окажутся принадлежащими другим лицам, с чем мне
пришлось столкнуться, когда уже после торгов выяснилось, что в протокол о
результатах торгов «попали» товарные знаки, уступленные другому лицу 5
лет назад.
Процесс подготовки торгов включает в себя следующие этапы:
1) принятие решения о том, что имущество должно быть продано
на торгах;
2) создание комиссии по торгам;
3) принятие решения о том, кем будут проводиться торги и какие
это будут торги;
Мордвинова В.В. Залог исключительных прав и механизм обращения взыскания на предмет залога. СПб.:
СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2010. С. 98 - 104