56
неоднородных товаров под аналогичным обозначением. Кроме того,
проявлением концепции «размытия» является право лица на оспаривание
товарного знака оппонента, поданного на регистрацию в отношении
неоднородных товаров, но в результате влияющего на различительную
способность первоначального товарного знака, а также право на требование о
возмещении убытков, причиненных такой подачей либо регистрацией второго
товарного знака
1
.
Убытки правообладателя от «размытия» его товарного знака могут быть
различными.
Во-первых, это убытки, связанные с падением продаж правообладателя,
вызванным изменением настроя покупателей на покупку его товара в
результате обнаружения на рынке произведенного оппонентом товара под
аналогичным названием, психологически несовместимого у потребителя с
товаром правообладателя. Если, например, будет доказано, что в результате
выпуска средства от комаров под названием, сходным с названием дорогого
чая, количество покупателей чая снизилось, то данное обстоятельство может
быть положено в основу требования о возмещении причиненных
производителю чая убытков. Фактически такой ущерб в каком-то смысле будет
представлять собой ущерб, нанесенный деловой репутации правообладателя
(репутации его бренда)
2
.
Во-вторых, убытки от «размытия» товарного знака могут быть связаны со
снижением различительной способности товарного знака и повлечь за собой
потерю его правообладателем эффективной возможности противодействовать
появлению на рынке товаров третьих лиц под сходными обозначениями.
Именно различительная способность товарного знака, позволяющая
потребителям идентифицировать его в качестве обозначения конкретного
правообладателя, является ключевой характеристикой, непосредственно
влияющей на возможность эффективного применения товарного знака для
запрещения выпуска однородных товаров под сходными до степени смешения
1
Москвитина А.О. Способы защиты исключительного права на товарный знак // Молодой
ученый. 2017. № 19 (153). С. 216.
2
Жиленкова Т.В. Современные правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации
о защите исключительных прав на товарные знаки // ГлаголЪ правосудия. 2016. № 1 (11). С.
14.
57
обозначениями. Чем выше различительная способность товарного знака, тем
скорее отдаленные по внешнему виду обозначения, используемые третьими
лицами, будут признаваться сходными до степени смешения с товарным знаком
и, соответственно, могут быть запрещены правообладателем к выпуску в
обращение. «Размытие» различительной способности товарного знака в
результате выпуска оппонентом неоднородных товаров снижает возможность
правообладателя товарного знака запрещать третьим лицам выпуск сходных
однородных товаров. Подобное снижение эффективности товарного знака и
будет являться реальным ущербом, причиненным правообладателю
«размытием» такого знака
1
.
Наконец, убытки, возникающие в результате «размытия» товарного знака,
могут быть связаны с фактом регистрации оппонентом на свое имя
аналогичного товарного знака в отношении неоднородных товаров. В этом
случае убытки правообладателя первого товарного знака могут заключаться как
в потере им юридической возможности привлечения оппонента к
ответственности (до момента отмены товарного знака оппонента,
зарегистрированного вторым товарным знаком) и, по существу, в сужении
объема собственного исключительного права на товарный знак, так и в
судебных расходах и издержках, связанных с рассмотрением
административного дела об отмене второго товарного знака.
В отличие от многих иностранных юрисдикций (в частности, Англии и
Уэльса, Канады, США), современная российская правоприменительная
практика достаточно слабо затрагивает концепцию «размытия» товарных
знаков, ограничиваясь лишь ее упоминанием в текстах отдельных судебных
актов.
Так, в практике Суда по интеллектуальным правам (СИП) «размытие»
товарных знаков указано в качестве одного из оснований для отказа в
1
Беспалов Ю.Ф. Правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания по гражданскому
законодательству РФ // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 3. С. 175.
58
регистрации товарного знака оппонента
1
либо основания потенциальной
заинтересованности в его оспаривании
2
.
Согласно существующей судебной практике
3
, регистрация товарного
знака, тождественного широко известному товарному знаку, в отношении
товаров другого класса Международной классификации товаров и услуг
(МКТУ) может быть направлена на получение необоснованного преимущества
за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда, а
также на паразитирование на чужом бренде
4
. Таким образом, «размытие»
товарного знака может выступать в качестве обстоятельства, препятствующего
такой регистрации. Юридическим основанием для данного вывода
отечественные суды признают нормы российского права о недопущении
недобросовестной конкуренции.
В одном из своих интервью председатель Суда по интеллектуальным
правам Л.А. Новоселова затронула проблематику «размытия» товарных знаков,
указав на то, что именно ст. 10.bis Парижской конвенции
5
и Федеральный закон
от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» позволяют
«предоставить защиту обладателю товарного знака в том случае, если его
товарный знак зарегистрирован для одной группы товаров и широко известен
на рынке применительно к этой группе товаров, но начинает использоваться
другим лицом для других товаров. Действия лица, которое паразитирует на
чужом товарном знаке, могут быть признаны нарушением Закона о защите
конкуренции. Соответственно, это повлечет прекращение регистрации второго
товарного знака».
1
См., например: решения Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2015 г. по делу N
СИП-96/2015; от 4 июля 2014 г. N СИП-9/2013; от 28 января 2014 г. N СИП-286/2013 //
Документы опубликованы не были. Источник - СПС «КонсультантПлюс».
2
См., например: Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24
сентября 2014 г. N СИП-105/2014; от 15 декабря 2014 г. N СИП-188/2014; от 8 августа 2014 г.
N СИП-414/2013 // Документы опубликованы не были. Источник - СПС
«КонсультантПлюс».
3
См., например: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 апреля
2012 г. N 16912/11 // Вестник ВАС РФ. 2012. N 8; решение Суда по интеллектуальным
правам от 3 июня 2015 г. по делу N СИП-1010/2014 // Документ опубликован не был.
Источник - СПС «КонсультантПлюс».
4
См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2015 г. N
С01-1377/2014 // Документ опубликован не был. Источник - СПС «КонсультантПлюс».
5
Конвенция по охране промышленной собственности заключена в Париже 20 марта 1883 г. //
Текст документа размещен на сайте Роспатента: www.rupto.ru.
59
В дополнение к этому следует отметить важное обстоятельство: если
исходить из российской судебной практики, применение норм о запрещении
«размытия» товарного знака в качестве акта недобросовестной конкуренции не
зависит от того, являются ли правообладатель «размываемого» товарного знака
и его оппонент, регистрирующий товарный знак, конкурентами, действующими
на одном товарном рынке, а также от того, являются ли товары двух компаний
однородными
1
.
При этом обоснование незаконности действий по «размытию» чужого
товарного знака заключается, в частности, и в том, что оппонент, выбирающий
наименование для своего бренда, должен был проявить осмотрительность в
целях недопущения потенциального ущерба другими участниками
гражданского оборота
2
.
Признавая «размытие» товарного знака правообладателя в качестве
основания для оспаривания товарного знака оппонента, российская судебная
практика вместе с тем игнорирует «размытие» в качестве основания для
запрещения оппоненту осуществлять действия по «размытию» такого знака
либо для взыскания с оппонента в пользу правообладателя соответствующих
убытков. Однако следует заметить, что российское законодательство содержит
все необходимые нормы, которые могли бы позволить правообладателю
использовать указанные основания. Это, например, следующие нормы:
- пункт 1 ст. 1065 ГК РФ предусматривает право на предъявление иска о
запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем.
Если согласиться с приведенным выше утверждением о возникновении
вреда у правообладателя в результате производства оппонентом неоднородного
товара под тождественным либо сходным с товарным знаком обозначением, то
данная норма ГК РФ может служить основанием для иска о запрещении такого
производства оппонентом;
- в статье 150 ГК РФ в качестве одного из признаваемых
законодательством нематериальных благ указана деловая репутация лица, а ст.
152 ГК РФ в системном толковании со ст. 12 данного Кодекса (в части,
1
Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2014 г. N СИП-
9/2013; от 21 мая 2015 г. N С01-291/2015; от 2 февраля 2015 г. N С01-1377/2014.
2
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06
по делу N А40-63533/04-67-642 // Вестник ВАС РФ. 2006. N 11.
60
предусматривающей возмещение убытков в качестве одного из способов
защиты субъективного права) предоставляет возможность получить
возмещение вреда, причиненного деловой репутации (согласно пункту 11 ст.
152 ГК РФ также и юридическому лицу). Соответственно, в случае если
производство неоднородного товара причинит вред деловой репутации
правообладателя, он также формально юридически имеет право потребовать
его компенсации в российском суде.
Отсутствие на данный момент отечественной судебной практики по делам
о защите интересов правообладателя от «размытия» его товарного знака, при
том что в российском законодательстве имеются соответствующие нормы,
связано, как нам представляется, со следующими обстоятельствами:
а) с теоретической сложностью концепции «размытия» товарного знака
для российских правообладателей и правоприменителей;
б) с отсутствием специальных норм в российском законодательстве (в
отличие от указанных выше общих норм, которые нашли свое закрепление в
законодательстве), прямо предусматривающих ответственность лица за
«размытие» чужого товарного знака при производстве неоднородных товаров.
Возможность ссылаться на специальные нормы позволила бы истцам проще
обосновывать собственную позицию в споре с оппонентом по сравнению с
ситуацией, когда истцу, требующему соответствующего возмещения,
приходится ссылаться только на общие нормы российского права;
в) с недостаточно четким пониманием правообладателем возможности
требовать возмещения убытков, причиненных ему «размытием» товарного
знака, и со сложностью исчисления конкретного размера таких убытков
1
.
В условиях отсутствия специального законодательного регулирования
важную роль для решения обозначенных здесь сложных вопросов могло бы
сыграть информационное письмо Верховного Суда Российской Федерации,
подтверждающее возможность для правообладателя потребовать возмещения
убытков, причиненных ему оппонентом в результате «размытия» товарного
1
Жиленкова Т.В. Современные правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации
о защите исключительных прав на товарные знаки // ГлаголЪ правосудия. 2016. № 1 (11). С.
14.
61
знака, и определяющее подход к исчислению сумм убытков, причиненных
таким «размытием»
1
.
Подтверждение Верховным Судом Российской Федерации возможности
применения концепции «размытия» товарного знака в рамках российской
юрисдикции могло бы стать основой для ее широкого применения судами
нижестоящих инстанций и фактически позволило бы перевести судебную
практику в области прав на товарные знаки на новую, более качественную,
ступень.
2.2. Право на наименование мест происхождения товаров и коммерческих
обозначений
Анализ отечественного законодательства (статьи 1516, подпункта 4 пункта
3 статьи 1522, абзаца 2 пункта 1 статьи 1525 ГК РФ, пунктов 29, 30, 34, 46
Правил
2
) показал, что в российском законодательстве используются следующие
понятия:
- указание происхождения (производства) товара, которое упоминается в
российском законодательстве только в связи с товарными знаками, причем на
указания происхождения, которые согласно подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ
указывают на место производства товара и именно в этом смысле
воспринимаются потребителем, не предоставляется право, и такое обозначение
может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого
1
Зубкова М.Н. К вопросам об осуществлении и нарушении исключительных прав на
товарный знак // Евразийский юридический журнал. 2017. № 5 (108). С. 277.
2
Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 697 «Об утверждении Правил
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для
осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации
наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на
такое наименование, а также по предоставлению исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара, Требований к документам,
содержащимся в заявке на государственную регистрацию наименования места
происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование,
а также в заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара, или прилагаемым к указанным заявкам
документам и их форм, Перечня сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном
праве на наименование места происхождения товара, формы свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара» (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.12.2015 № 40257). [Электронный ресурс]. URL: Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2017.
62
элемента; кроме того, согласно подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
представляющих собой или содержащих элементы (например, географические
указания), являющиеся ложными или способными ввести потребителя в
заблуждение относительно производителя;
- наименование места происхождения товара (далее НМПТ). В
действующей редакции ГК РФ наименованиям мест происхождения товаров
посвящен параграф 3 Главы 76, в статье 1516 ГК РФ которого содержится
определение этого объекта.
В соответствии с п. 1 ст. 1516 ГК РФ НМПТ – это обозначение,
представляющее или содержащее наименование географического объекта,
ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые
свойства которого исключительно (или главным образом) определяются
природными условиями и (или) людскими факторами, характерными для этого
географического объекта
1
.
За рубежом больше распространен термин «географическое указание».
Обозначение, используемое как НМПТ, может: содержать современное
или историческое название (официальное или неофициальное, полное или
сокращенное) территории; быть производным от такого названия; включать
историческое название региона; не содержать наименования географического
объекта, но при этом идентифицировать товар как происходящий с
определенной территории (т.е. тесно связанный с той или иной территорией);
состоять как только из наименования, связанного с тем или иным регионом,
так и содержать указание на конкретный товар
2
.
Пример - Масло «Вологодское», пряник «Тульский», хлеб «Воронежский»,
кружево «Михайловское», нарзан, ветчина «Пармская», шампанское, коньяк.
Обязательное требование к товару, для которого используется НМПТ, –
наличие особых свойств, которые могут быть обусловлены: природными
условиями определенной местности, благодаря которым товар приобретает
определенные вкусовые и иные качества (состав почвы, воды, определенный
1
Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров в России //
Законодательство и экономика. 2012. N 5. С. 16.
2
Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право. Особенная часть.
Учебник. Москва, 2016. Сер. 68 Профессиональное образование (3-е изд., пер. и доп). С. 226.
63
климат, ландшафт и т.п.)
1
; людскими факторами (традиции и обычаи
производства, передающиеся из поколения в поколение).
Пример - географические указания шампанское, бургундское
используются в качестве наименований вин, особые вкусовые свойства
которых формируются благодаря сортам винограда, выращиваемым в
конкретных регионах Франции. Благодаря наличию традиций производства нам
стало известно такое НМПТ, как «Ивановский текстиль».
Не может быть признано НМПТ обозначение, хотя и содержащие указание
на территорию, но вошедшее на территории нашей страны во всеобщее
употребление для обозначения определенных товаров и не связанное с местом
производства такого товара (например, голландский сыр)
2
.
Интересно, что допускается возможность регистрации НМПТ,
находящегося в другом государстве (т.е. обозначения, содержащего указание на
территорию за пределами РФ). Но при этом должно выполняться обязательное
условие – данное наименование должно охраняться в стране происхождения
товара. Владельцем такого НМПТ может быть только лицо, обладающее
правами на него в стране, откуда товар родом
3
.
Само по себе понятие «наименование места происхождения товара» как
объект интеллектуальной собственности достаточно сложное и строится на
основе следующих признаков:
- название определенного географического объекта или его производное,
иное обозначение, что было рассмотрено выше;
- товар, обладающий особыми свойствами;
- географическая среда, включающая природные условия и людские
факторы;
- функциональная зависимость особых свойств товара от природных
условий и/или людских факторов (географической среды)
4
;
1
Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. – М.:
Издательство «Юрсервитум», 2015. С. 292.
2
Гаврилов Э.П., Гаврилов К.М. Правовая охрана наименований мест происхождения
товаров: необходимы серьезные изменения // Патенты и лицензии. – 2014 - № 4. С. 25.
3
Бирюков П.Н. Право интеллектуальной собственности. Учебник и практикум. Москва,
2016. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (2-е изд., пер. и доп). С. 219.
4
Горленко С. А. Проблемы регулирования охраны наименований мест происхождения
товаров: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Горленко Светлана Антоновна. – М., 1994г. - С.
23.
64
- известность обозначения, представляющего собой или содержащего
наименование географического объекта, для маркировки определенного товара.
Из смысла статьи 1516 ГК РФ вытекает наличие трех групп товаров,
маркируемых НМПТ. Это товары, свойства которых обусловлены
исключительно или главным образом:
природными условиями (минеральная вода, природные минералы);
людскими факторами (изделия народного творчества, художественная
роспись, художественная резьба);
природными условиями и людскими факторами (алкогольные напитки,
продукты питания, безалкогольные напитки, не относящиеся к минеральной
воде, керамические изделия, предметы одежды из натуральных материалов)
1
.
Наименование места происхождения товара как объекта охраны с
помощью механизмов права интеллектуальной собственности представляет
согласно ГК РФ обозначение, содержащее современное или историческое,
официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование
страны, городского или сельского поселения, местности или другого
географического объекта, а также обозначение, производное от такого
наименования и ставшее известным в результате его использования в
отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным
образом определяются характерными для данного географического объекта
природными условиями и (или) людскими факторами
2
.
Использование этого наименования может быть признано объектом
исключительного права (ст. ст. 1229, 1519 ГК) производителей такого товара. В
НМПТ должно содержаться прямое или косвенное указание на то, что товар
происходит из конкретной страны, области или местности
3
. При кажущейся
простоте правового регулирования создания и использования НМПТ на
практике и в доктрине зачастую возникают серьезные вопросы. Так, в качестве
1
Гаврилов Э.П., Гаврилов К.М. Правовая охрана наименований мест происхождения
товаров: необходимы серьезные изменения // Патенты и лицензии. – 2014 - № 4. С. 26.
2
Новоселова Л.А., Рожкова М.А., Афанасьев Д.В., Булаевский Б.А., Ворожевич А.С.,
Голофаев В.В., Гринь Е.С., Ламбина В.С., Михайлов С.В., Нагродская В.Б., Паксимади Е.Э.,
Пиличева А.В., Самарцева М.В., Снегур А.А., Ульянова Е.В., Ярцев А.С. Право
интеллектуальной собственности. Учебник. Москва, 2016. Сер. 58 Бакалавр. Академический
курс (1-е изд.). С. 193.
3
Харитонова Ю.С. Права на средства индивидуализации // Интеллектуальная собственность:
Учеб. пособие / Под ред. Н.М. Коршунова. М.: НОРМА, 2008. С. 368.
65
средства индивидуализации регистрируется наименование места. Согласно ст.
1516 ГК РФ это представляющее собой либо содержащее современное или
историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное
наименование страны, городского или сельского поселения, местности или
другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого
наименования.
С другой стороны, общепризнано, что функции НМПТ близки функциям
товарного знака. То есть, следуя за формулировкой закона, можно установить,
что НМПТ маркирует именно товар. Определение товара, который маркируется
соответствующим НМПТ, связано с тем как идентифицировать сам товар и на
какие классы товаров распространяется зарегистрированное исключительное
право на НМПТ.
Полагаем, в случае с НМПТ правовая охрана распространяется не на сам
товар, место или народный промысел в целом, а на результат промысла,
выраженный в товаре, обладающем определенными исключительными
свойствами. Уникальность НМПТ как объекта интеллектуальной собственности
подтверждается обстоятельством, что этот объект является для
правообладателя связующим звеном в отношении других объектов
интеллектуальной собственности.
Так, согласно Административному регламенту
1
при регистрации НМПТ
подается заявка с описанием товара и его свойств. В соответствии с п. 7.3
указанного акта в заявке должно содержаться указание товара, в отношении
которого испрашиваются государственная регистрация НМПТ и
предоставление исключительного права на такое наименование, и описание его
особых свойств. Поскольку наименование географического объекта признается
охраняемым только в связи с уже производящимся на данной территории
продуктом, что должно быть подтверждено заключением уполномоченного
1
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. N 328 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации
приема заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места
происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже
зарегистрированным наименованием места происхождения товара, их рассмотрения,
экспертизы и выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 16 февраля 2009 г. N 13356) // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 16. 20 апреля.